De wezenlijke functie van een merk

HvJ EG, 11 september 2007, zaak C 17/06, Céline SARL tegen Céline SA

Arrest naar aanleiding van prejudiciële vraag door Hof van Nancy. Ouder Frans merk Céline (gedeponeerd 1948) treedt op tegen gebruik jongere maatschappelijke benaming/handelsnaam / bedrijfsembleem Céline (1950). Iedereen die iets over het Opel-arrest heeft gezegd, heeft naar aanleiding van dit arrest wellicht ook iets op te merken.

Uitlegvraag of het gebruik door een derde zonder toestemming van aan een ouder woordmerk gelijk teken als maatschappelijke benaming, handelsnaam of bedrijfsembleem, voor verhandeling van dezelfde waren als waarvoor het merk in ingeschreven, valt onder merkgebruik ex artikel 5 lid 1 a Merkenrichtlijn dat de merkhouder kan verbieden. Dat kan, indien er sprake is van een gebruik voor waren dat afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, met name de wezenlijke functie daarvan, de consument de herkomst van de waren of diensten.

Het Hof van Justitie wijdt in r.o. 20 e.v. in een aantal korte overwegingen aandacht aan het verschil tussen het gebruik ‘als merk’ en het gebruik ‘anders dan als merk’ :

“21. Een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfsembleem dient op zich echter niet ter onderscheiding van waren of diensten (zie in die zin arrest van 21 november 2002, Robelco, C 23/01, Jurispr. blz. I 10913, punt 34, en arrest Anheuser-Busch, reeds aangehaald, punt 64). Een maatschappelijke benaming heeft namelijk tot doel een vennootschap te identificeren, terwijl een handelsnaam of een bedrijfsembleem ertoe dient een onderneming aan te duiden. Wanneer het gebruik van een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfsembleem beperkt is tot het identificeren van een vennootschap of tot het aanduiden van een onderneming, kan dit derhalve niet worden aangemerkt als gebruik „voor [...] waren of diensten” als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de richtlijn.

22. Daarentegen is sprake van gebruik „voor [...] waren” in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn, wanneer een derde het teken dat zijn maatschappelijke benaming, zijn handelsnaam of zijn bedrijfsembleem vormt, aanbrengt op de waren die hij in de handel brengt (zie in die zin reeds aangehaalde arresten Arsenal Football Club, punt 41, en Adam Opel, punt 20).

23. Daarnaast is, ook zonder aanbrenging op de waren, sprake van gebruik „voor [...] waren of diensten” in de zin van die bepaling, wanneer de derde het betrokken teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het teken dat de maatschappelijke benaming, de handelsnaam of het bedrijfsembleem van de derde vormt, en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht.”

Over de ‘escape’ van artikel 6 lid 1 sub a Merkenrichtlijn, overweegt het Hof van Justitie dat dit artikel slechts aan een verbod in de weg staat indien sprake is van een gebruik van het teken volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, waarbij rekening moet worden gehouden met de mate waarin het publiek de naam van de derde begrijpt als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen merk en teken, alsmede met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn en de bekendheid van het merk.

Lees het arrest hier. Conclusie AG hier. Amicus Curiae brief hier.