Depot A-Team-logo na sommatie niet te kwader trouw

BBIE 24 april 2026, IEF 23739; IEFbe 4273; nr. 3000826 (Afix tegen The A-Team Agency). In deze zaak verzoekt Afix BV op grond van artikel 2.30bis lid 1 onder a in verbinding met artikel 2.2bis lid 2 BVIE om doorhaling van het op 10 december 2024 aangevraagde en op 25 februari 2025 ingeschreven gecombineerde woord-/beeldmerk van International Video Company B.V., handelend onder de naam The A-Team Agency. Het merk is ingeschreven voor diensten in de klassen 35, 41 en 42, waaronder marketing, video- en filmproductie en het ontwerpen en ontwikkelen van websites. Afix stelt dat zij het door haar ingeroepen A-logo sinds 2016 onafgebroken gebruikt en daarop auteursrechten bezit. Nadat Afix The A-Team Agency op 10 december 2024 had gesommeerd het volgens haar inbreukmakende gebruik van een aangepaste versie van haar logo te staken, diende The A-Team Agency nog diezelfde dag de merkaanvraag in. Volgens Afix blijkt daaruit dat het merk is aangevraagd om het volgens haar inbreukmakende gebruik achteraf te legitimeren en haar rechtmatige gebruik te frustreren. The A-Team Agency betwist dat sprake is van kwade trouw en voert aan dat het bestreden merk onderdeel is van een reeds gebruikte, op de televisieserie The A-Team geïnspireerde merkidentiteit. Zij stelt dat zij het logo zelf heeft ontworpen en ten tijde van het depot alleen bekend was met het volledige Afix-logo, en niet met het afzonderlijke A-logo waarop Afix zich later beriep.

Het BBIE oordeelt dat Afix niet heeft aangetoond dat de merkaanvraag te kwader trouw is ingediend. Kwade trouw moet worden beoordeeld naar het tijdstip van indiening van de aanvraag, in dit geval 10 december 2024, en vereist dat aan de hand van alle relevante feitelijke omstandigheden objectief een oneerlijke intentie van de aanvrager wordt vastgesteld. De bewijslast rust op Afix en de goede trouw van de merkaanvrager wordt vermoed totdat het tegendeel is aangetoond. Het Bureau gaat er veronderstellenderwijs van uit dat Afix het A-logo sinds 2016 gebruikt, maar acht ook onder die aanname geen oneerlijke intentie bewezen. The A-Team Agency heeft het bestreden merk zelf ontworpen als onderdeel van een bredere merkidentiteit, gebruikte het al voordat zij bekend raakte met Afix en haar logo’s, had een legitiem commercieel motief om de merkaanvraag in te dienen en gebruikt het merk overeenkomstig de wezenlijke functie van herkomstaanduiding. Uit het feit dat de aanvraag is ingediend op de dag waarop The A-Team Agency de sommatie ontving, kan volgens het Bureau geen oneerlijke intentie worden afgeleid. Van misbruik van het first-to-filebeginsel is geen sprake. Het BBIE beoordeelt niet of het A-logo van Afix auteursrechtelijk beschermd is en of The A-Team Agency daarop inbreuk maakt, omdat deze geschilpunten losstaan van de vraag of de merkaanvraag te kwader trouw is verricht. De vordering tot doorhaling wordt afgewezen en Benelux-merkinschrijving 1515933 blijft gehandhaafd. Afix is op grond van artikel 2.30ter lid 5 BVIE in verbinding met regel 1.44 lid 2 UR € 1.420 aan The A-Team Agency verschuldigd. De beslissing vormt voor dit bedrag een executoriale titel.

40. Het Bureau heeft de door partijen aangevoerde stellingen en ingediende stukken bestudeerd. Op basis daarvan komt het tot de conclusie dat, ook als er veronderstellenderwijs van wordt uitgegaan dat verzoeker al sinds 2016 het in punt 6 weergegeven A-logo gebruikt, niet kan worden vastgesteld dat verweerder een oneerlijke intentie had op het moment van de merkaanvraag. Het Bureau acht voor dit oordeel de volgende omstandigheden van belang.

41. Verweerder heeft het bestreden merk, dat onderdeel uitmaakt van een bredere merkidentiteit van verweerder, zelf ontworpen (zie hiervoor onder de punten 17 en 20). Verweerder gebruikte het bestreden merk daarnaast al voordat hij bekend raakte met verzoeker en zijn logo’s (zie hiervoor onder punten 12 en 18). Verweerder had daarnaast een legitiem commercieel motief om de merkaanvraag in te dienen en gebruikt het bestreden merk overeenkomstig de wezenlijke functie van het merk (zie hiervoor onder de punten 24 en 25). Uit het feit dat verweerder de merkaanvraag heeft ingediend op de dag dat hij van verzoeker een sommatie ontving om inbreukmakend handelen te staken, kan naar het oordeel van het Bureau geen oneerlijke intentie van verweerder worden afgeleid. Zoals aangegeven gaat het depotstelsel uit van een ‘first-to-file’ principe (zie hiervoor onder punt 36). Van misbruik van dit stelsel is in dit geval geen sprake.