Doorhaling DJ ROSSI afgewezen: geen bewijs van depot te kwader trouw

BBIE 20 juli 2026, IEF 23736; IEFbe 4272; nr. 3000858 ([verzoeker] tegen Traveltex Beheer). In deze zaak beslist het BBIE op een vordering tot doorhaling van het Benelux-woordmerk DJ ROSSI. Het merk is op 27 juni 2022 aangevraagd en op 7 september 2022 ingeschreven voor waren in klasse 9 en diensten in de klassen 35 en 41. [verzoeker], een Britse dj en producer die sinds 2018 optreedt onder de artiestennaam ROSSI., stelt dat [verweerder] het merk te kwader trouw heeft aangevraagd. Volgens [verzoeker] wist of behoorde [verweerder] te weten van zijn gebruik van ROSSI. en diende het depot uitsluitend om hem het verdere gebruik van dat teken te verhinderen, de positie van [verweerder] in onderhandelingen en procedures te versterken en de gebruiksplicht van een eerdere, in 2013 vervallen merkregistratie te omzeilen. [verweerder] betwist dit en voert aan dat zijn bestuurder al sinds 1990 als dj optreedt onder de namen ROSSI en DJ ROSSI, tussen 2003 en 2013 over een eerdere Benelux-registratie van DJ ROSSI beschikte en het bestreden merk heeft aangevraagd om deze bestaande merkpositie opnieuw te beschermen.

Het BBIE oordeelt dat kwade trouw moet worden beoordeeld naar het tijdstip van indiening van de merkaanvraag, in dit geval 27 juni 2022. Van kwade trouw is sprake wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de aanvrager niet eerlijk aan de mededinging wilde deelnemen, maar de belangen van derden wilde schaden in strijd met de eerlijke gebruiken of een uitsluitend recht wilde verkrijgen voor doeleinden die buiten de functies van het merk vallen. Het oogmerk van de aanvrager moet objectief en op basis van alle relevante omstandigheden worden vastgesteld. De bewijslast rust op [verzoeker] en de goede trouw van de merkaanvrager wordt vermoed totdat het tegendeel is aangetoond. Uit de overgelegde stukken blijkt dat de bestuurder van [verweerder] sinds de jaren negentig, en in ieder geval sinds 1994, doorlopend als dj actief is onder de namen ROSSI en DJ ROSSI, tussen 1994 en 2026 meer dan 150 optredens heeft verzorgd en eerder over een Benelux-registratie van DJ ROSSI beschikte. Het opnieuw registreren van de naam om de eigen merkpositie veilig te stellen berust volgens het Bureau op een normale commerciële logica en wijst niet op een oneerlijke intentie. De omvang of intensiteit van het recente gebruik doet daaraan niet af. Omdat [verzoeker] ROSSI en ROSSI. pas sinds 2018 gebruikt, is evenmin sprake van het door hem gestelde oudere voorgebruik. Ook de chronologie van de gebeurtenissen, waaronder de aanvraag van het merk in 2022 en de latere handhaving daarvan, toont geen misbruik van het first-to-file-stelsel aan. Het BBIE wijst de vordering tot doorhaling daarom af en handhaaft Benelux-merkinschrijving 1466530. [verzoeker] is op grond van artikel 2.30ter lid 5 BVIE in samenhang met regel 1.44 lid 2 UR € 1.420 aan [verweerder] verschuldigd; de beslissing vormt voor dit bedrag een executoriale titel.

57. Het Bureau is, in tegenstelling tot hetgeen [verzoeker] stelt, van oordeel dat het bestreden merk niet is ingediend ter registratie om gebruik door [verzoeker] van het teken ‘ROSSI’ en ‘ROSSI.’ te verhinderen. Uit de ‘Bacardi DJ Guide’ en het ‘[website]-archief’ (zie punt 42) volgt dat [bestuurder van verweerder], zijnde de bestuurder van [verweerder], sinds 1990 maar in ieder geval sinds 1994 doorlopend gebruik heeft maakt van de tekens ‘DJ ROSSI’ en ‘ROSSI’ met betrekking tot zijn activiteiten als dj. Bovendien, het claimen van een merkrecht om de eigen merkpositie veilig te stellen betreft een normaal commercieel motief en impliceert geen oneerlijke intentie van de aanvrager van dat merk. Met zijn verweer toont [verweerder] aan dat aan de indiening van het bestreden merk een commerciële logica ten grondslag ligt en dat het bestreden merk ook daadwerkelijk overeenkomstig de functies van een merk wordt gebruikt. Nu [verweerder] heeft aangetoond dat hij het teken langdurig en doorlopend heeft gebruikt voor zijn activiteiten als dj, [verweerder] een normaal commercieel motief heeft en het depot strekte tot bescherming van zijn merkpositie, kan de omvang of toereikendheid van het gebruik van het bestreden merk niet afdoen aan het oordeel dat het depot niet te kwader trouw is verricht.