Doorhalingsprocedure BBIE over merknaam BATTOLYSER

BBIE 13 augustus 2024, IEF 22321 (Verzoeker tegen BATTOLYSER B.V.) De verzoeker, een voormalig promovendus van de TU Delft, vordert nietigverklaring en vervallenverklaring van het woordmerk BATTOLYSER tegen de huidige merkhouder, Battolyser Holding BV. Verzoeker heeft in een afstudeerproject bij de TU Delft een waterstof producerende batterij ontwikkeld dat de Battolyser is genoemd, een samenstelling van de woorden ‘batterij’ en ‘elektrolyse’. De verzoeker claimt dat het merk elk onderscheidend vermogen mist, beschrijvend is, is verworden tot soortnaam en niet normaal is gebruikt. De verweerder, die de rechten op het merk van de TU Delft heeft overgenomen, betwist deze claims en stelt dat BATTOLYSER een fantasienaam is voor een nieuw product en dat hij het merk normaal heeft gebruikt.

Het BBIE oordeelt dat verzoeker onvoldoende aannemelijk gemaakt dat BATTOLYSER ten tijde van het depot elk onderscheidend vermogen miste en geen geldig merk kon zijn. Er is ook geen sprake van een samenvoeging van beschrijvende bestanddelen. Voor zover het relevante publiek het teken al zou opdelen in de bestanddelen BATT en OLYSER, geldt dat deze losse bestanddelen niet beschrijvend zijn en ook geen gebruikelijke afkortingen betreffen.

Met betrekking tot de gestelde verwording tot soortnaam, oordeelt het BBIE dat verweerder verschillende inspanningen heeft verricht om beschrijvend gebruik van de term Battolyser te voorkomen, zoals het geruime tijd consequent aanduiden met het registered trademark-teken ®, het starten van een oppositieprocedure op basis van het betwiste merk en het sommeren van verzoeker om beschrijvend gebruik van het betwiste merk te staken.

Tot slot oordeelt het BBIE in het kader van normaal gebruik dat uit de door verweerder overgelegde stukken duidelijk blijkt dat hij de intentie heeft om met het betwiste merk en afzet te vinden en te behouden voor de waren en diensten in de klassen waarvoor het woordmerk is ingeschreven. Battolyser en Battolyser Systems worden op zodanige wijze gebruikt dat er een verband bestaat tussen de naam en de waren en diensten die worden aangeboden. Verweerder heeft het betwiste merk in de vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering in het Beneluxgebied normaal gebruikt, de vorderingen tot nietigverklaring en vervallenverklaring worden afgewezen.

55. Naar het oordeel van het Bureau kan op basis van de door verzoeker ingenomen stellingen en ingediende stukken niet worden geconcludeerd dat BATTOLYSER op het moment dat het betwiste merk werd aangevraagd elk onderscheidend vermogen miste voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Ook wanneer juist zou zijn dat BATTOLYSER voorafgaand aan de merkaanvraag in verschillende (wetenschappelijke) publicaties op een beschrijvende wijze werd gebruikt voor een waterstof producerende batterij, zoals verzoeker stelt, kan hieruit nog niet worden afgeleid dat het relevante publiek het teken zag als een generieke aanduiding, zoals verzoeker aanvoert. Ook het feit dat op het moment van aanvraag BATTOLYSER een nieuwe productcategorie betrof waarvoor (nog) geen echte soortnaam bestond, zoals verzoeker aanvoert, betekent niet per definitie dat het relevante publiek de term niet zou kunnen opvatten als merk. Naar het oordeel van het Bureau heeft verzoeker onvoldoende aannemelijk gemaakt dat BATTOLYSER ten tijde van het depot elk onderscheidend vermogen miste en geen geldig merk kon zijn (zie hiervoor onder punt 52).

56. Het Bureau is verder met verweerder (zie hiervoor onder punten 22 en 38) van oordeel dat BATTOLYSER een fantasiebenaming betreft. Het teken verwijst weliswaar naar een batterij/battery (BATT) en het proces van elektrolyse/electrolyser (OLYSER), maar is - in zijn geheel bezien - niet beschrijvend. Anders dan verzoeker aanvoert (zie hiervoor onder punten 12 en 30) is er in dit geval ook geen sprake van een samenvoeging van beschrijvende bestanddelen. Voor zover het relevante publiek het teken al zou opdelen in de bestanddelen BATT en OLYSER, geldt dat deze losse bestanddelen niet beschrijvend zijn en ook geen gebruikelijke afkortingen betreffen.

59. Dit beroep kan echter niet slagen. Verweerder heeft namelijk gemotiveerd aangevoerd dat hij verschillende inspanningen heeft verricht om beschrijvend gebruik van de term Battolyser te voorkomen. Zo heeft verweerder onbetwist gesteld dat hij het betwiste merk al geruime tijd consequent aanduidt met het registered trademark-teken ®, dat hij een oppositieprocedure is gestart op basis van het betwiste merk en verzoeker heeft gesommeerd om beschrijvend gebruik van het betwiste merk te staken (zie hiervoor onder de punten 23 en 39). Daarnaast heeft een generieke term geïntroduceerd, te weten waterstofbatterij, die inmiddels door verweerder wordt gebruikt als generieke aanduiding van het product (zie hiervoor onder punt 23). Dat de term waterstofbatterij mogelijk wetenschappelijk gezien geen goede omschrijving is, zoals verzoeker betoogt (zie hiervoor onder punt 28), is voor deze procedure niet relevant, zoals verweerder terecht stelt (zie hiervoor onder punt 36).

67. Naar het oordeel van het Bureau volgt uit deze stukken en de uitgebreide toelichting daarop door verweerder, in onderlinge samenhang beschouwd, genoegzaam dat er sprake is van normaal gebruik van het betwiste merk in de Benelux. Er blijkt duidelijk uit de stukken dat verweerder de intentie heeft om met het betwiste merk en afzet te vinden en te behouden voor de waren en diensten in de klassen 9, 37, 40, 41 en 42 en daar binnen de relevante periode in is geslaagd.

68. Volgens verzoeker toont een groot aantal ingediende documenten handelsnaamgebruik van het teken Battolyser of Battolyser Systems en geen merkgebruik (zie hiervoor onder punt 32). Naar het oordeel van het Bureau volgt uit de meeste ingediende stukken echter wel degelijk merkgebruik nu Battolyser en Battolyser Systems op zodanige wijze worden gebruikt dat er een verband bestaat tussen de naam (van de onderneming) en de waren en diensten die worden aangeboden (zie bijvoorbeeld Bijlagen 6, 8-10, 19-44).