8 nov 2017
Uitspraak ingezonden door Gregor Vos, Brinkhof.
Dreiging dat H&M het gebruik van een twee-strepenteken hervat
Rechtbank Den Haag 8 november 2017, IEF 17252; ECLI:NL:RBDHA:2017:12949 (Adidas tegen H&M). Adidas is houdster van het drie-strepenmerk. In 1997 is H&M fitnesskleding gaan verkopen met daarop twee parallel lopende verticale witte strepen, de Work Out-kleding. Hierop volgde een procedure met een lang verloop [o.a. IEF 15491 & IEF 16141], waarin uiteindelijk werd geoordeeld dat het twee-strepenmerk inbreuk maakt op het drie-strepenmerk. De toenmalige vorderingen waren ingesteld door Adidas Benelux, licentieneemster, welke geen zelfstandige verbodsactie toekomt. Het verbod wordt nu nogmaals gevorderd door Adidas AG. Er nog steeds sprake is van een dreiging van inbreuk, ondanks dat de vermeend inbreukmakende producten in 1997 op de markt kwamen. De rechtbank leidt uit die stellingen van H&M af dat zij meent dat het haar vrijstaat het twee-strepenteken te gebruiken. Daaruit volgt dat er nog steeds een dreiging is dat H&M het gebruik van een twee-strepenteken hervat. Het gevorderde verbod is niet in te algemene en ruime bewoordingen vervat en hoeft dus ook niet enkel op de Work Out-kleding te zien. Er is sprake van merkinbreuk ex art. 2.20 lid 1 aanhef sub b BVIE, het verbod wordt toegewezen.
4.3. De rechtbank verwerpt dit verweer. Daartoe geldt allereerst dat het, anders dan H&M betoogt. ook in deze bodemprocedure in de eerste plaats gaat over de vraag of de Work Out-kleding die H&M in 1997 op de markt bracht— en meer in het bijzonder het daarop aangebrachte twee-strepenteken — inbreuk maakt op de door Adidas ingeroepen merken. Adidas heeft in de dagvaarding immers gesteld dat deze bodemprocedure de eis in de hoofdzaak betreft van de kortgedingprocedure die Adidas in 1997 is gestart naar aanleiding van het op de markt verschijnen van de Work Out-kleding. In de paragrafen 4 en 5 van de dagvaarding heeft Adidas een afbeelding van de Work Out-kleding opgenomen en aangeven dat H&M niet bereid is gebleken toe te zeggen dit gebruik van strepen op de Work Out-kleding te staken.
4.4. Daarnaast geldt dat de rechtbank met Adidas van oordeel is dat ook nog steeds sprake is van een dreiging van inbreuk. Een dergelijke dreiging kan immers gelegen zijn in tal van omstandigheden. waaronder de proceshouding van de vermeende inbreukmaker. H&M bestrijdt al sinds 1997 dat het twee-strepenteken op de Work Out-kleding inbreuk maakt op haar merkrechten. Ter zitting is gebleken dat H&M al die tijd niet bereid is geweest een onthoudingsverklaring te tekenen. Ter zitting heeft H&M er op gewezen dat het gebruik van twee of drie strepen op kleding op dit moment een trend is en heeft zij benadrukt dat H&M er belang bij heeft dat het algemene verbod op het gebruik van twee strepen wordt afgewezen omdat dit haar onredelijk zou beperken bij het in de toekomst op de markt brengen van kleding met twee strepen. De rechtbank leidt uit die stellingen van H&M af dat zij meent dat het haar vrijstaat het twee-strepenteken te gebruiken. Daaruit volgt dat er nog steeds een dreiging is dat H&M het gebruik van een twee-strepenteken hervat. Daarmee is het belang bij het gevorderde verbod in beginsel gegeven. Of en, zo ja, in welke vorm een verbod in deze zaak toewijsbaar is, zal hierna worden beoordeeld.
4.6. Ook dit verweer wordt verworpen. Uit het Lexington-arrest volgt dat, indien een concrete rechtsinbreuk is vastgesteld, een te vorderen verbod zich niet hoeft te beperken tot een herhaling in die concrete vorm, maar ook in meer algemene bewoordingen mag worden omschreven, mits daarin een voldoende afbakening wordt gevonden van wat daaronder valt en wat niet. Dit laatste betreft een instructie aan de rechter die het verbod oplegt en niet een eis die op straffe van niet-ontvankelijkheid of directe afwijzing aan het petitum wordt gesteld. De daaropvolgende overweging van de Hoge Raad, dat de reikwijdte van een algemeen geformuleerd verbod geacht moet worden te zijn beperkt tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken als door de rechter verboden opleveren, is dan weer (eerder) gericht tot de rechter in een executiegeschil. Ook uit die overweging volgt dus, anders dan H&M betoogt, niet dat het gevorderde verbod dient te worden afgewezen om de enkele reden dat dit in algemene en ruime bewoordingen is geformuleerd en niet enkel is gericht op een verbod van de Work Out-kleding.
4.22. De rechtbank is van oordeel dat H&M tegenover al hetgeen Adidas in dit verband naar voren heeft gebracht, onvoldoende heeft aangevoerd om tot een ander oordeel te komen. H&M heeft niet betwist dat uit de door Adidas overgelegde marktonderzoeken de hiervoor vermelde bekendheid bij het publiek is af te leiden. Bovendien blijkt, zoals Adidas terecht heeft aangevoerd, die bekendheid ook uit het in opdracht van H&M zelf door RenM Matrix uitgevoerde marktonderzoek in september 2016. Aan de respondenten zijn naast vier varianten die hierna nog aan de orde komen, in dat onderzoek ook onderstaande varianten Adidas 1 (links) en Adidas 2 (rechts) getoond.’
4.28. De rechtbank is van oordeel dat het twee-strepenteken op de Work Out-kleding grote visuele overeenstemming vertoont met het drie-strepenmerk. In het twee-strepenteken komen 7 van de $ onderscheidende kenmerken van het drie-strepenmerk terug. Het enige verschil is dat bij het twee-strepenteken op de Work-Out kleding geen sprake is van drie maar van twee strepen. Anders dan H&M aanvoert, is het aantal strepen niet het meest onderscheidende kenmerk van het drie-strepenmerk. Zoals hiervoor overwogen zijn de kenmerken gezamenlijk bepalend voor de totaalindruk van het merk. Gelet op de totaalindrtik van het drie-strepenmerk en uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen bij het zien van merk en teken, is dat geen wezenlijk verschil dat opweegt tegen de punten van overeenstemming, meewegende dat pLinten van overeenstemming zwaarder dienen te wegen dan punten van verschil. Auditieve en begripsmatige overeenstemming speelt gelet op de aard van het merk geen rol.
4.36. Uit de marktonderzoeken overgelegd door partijen komen derhalve percentages van 24%, respectievelijk 34% naar voren van respondenten die antwoorden dat het twee strepenteken afkomstig is van Adidas. Die herkomstverwarring is significant te noemen. Al met al geven deze resultaten de rechtbank geen aanleiding haar geobjectiveerde oordeel dat sprake is van (indirect) verwarringsgevaar bij te stellen.
