Een afgezwakt onderscheidend vermogen
GvEA 13 februari 2007, T-256/04. Mundipharma AG tegen OHIM/Altana Pharma AG.
Oppositieprocedure geneesmiddelmerken RESPICORT tegen RESPICUR. Afbakening van subcategorieën merkinschrijving, overeenstemming en verwarringsgevaar.
Altana heeft in 1998 het gemeenschapswoordmerk RESPICUR aangevraagd voor klasse 5 (“therapeutische middelen voor de luchtwegen”), Mundipharma heeft oppositie ingesteld op basis van haar oudere Duitse woordmerk RESPICORT dat ook is ingeschreven voor klasse 5 (“farmaceutische en hygiënische producten; pleisters”).
In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep zich op het standpunt gesteld dat de oppositieafdeling de oppositie niet had mogen afwijzen op grond van het ontbreken van het bewijs van het houderschap van het oudere merk. Voorts had verzoekster niet het bewijs van gebruik van het oudere merk geleverd, voor zover dat was vereist, en diende enkel rekening te worden gehouden met het gebruik ervan voor „receptplichtige dosisaerosols die corticoïden bevatten”. De kamer zag geen gevaar voor verwarring, de betrokken waren waren dezelfde en de twee conflicterende tekens stemden in zekere mate overeen, hoewel deze overeenstemming werd geneutraliseerd door opvallende verschillen tussen deze tekens. Het voor het oudere merk relevante publiek en het voor het aangevraagde merk relevante publiek overlapten elkaar enkel waar het de vakmensen betrof, die dus in casu het relevante publiek vormden.
Het Gerecht vernietigt de beslissing en oordeelt over vijf factoren: De beperking van de voor het oudere merk in aanmerking genomen waren, de afbakening van het relevante publiek, de overeenstemming van de tekens, het onderscheidend vermogen van het oudere merk en gevaar voor verwarring.
1. Beperking van de waren in de aanvrage/gebruik/soortgelijkheid (r.o. 22-38)
Hier draait het om de vraag of de kamer van beroep zich op het juiste standpunt heeft gesteld dat de bescherming voor het oudere merk van Mundipharma enkel geldt voor „receptplichtige dosisaerosols die corticoïden bevatten” (zie art. 42 lid 2 GMVo). Het Gerecht oordeelt van niet, na te constateren dat er niet is verzocht om normaal gebruik voor receptplichtige dosisaerosols en er ook niet behoeft te worden onderzocht of het daarvoor normaal is gebruikt. Het Gerecht oordeelt dat de kamer van beroep met haar beslissing in wezen willekeurig een subcategorie had afgebakend voor receptplichtige dosisaerosols, die was gebaseerd op criteria van de galenische aard, werkzame stof en een doktersrecept.
Het Gerecht grond haar redenering op het ALADIN-arrest: “Wanneer een merk werd ingeschreven voor een waren of dienstencategorie die voldoende ruim is om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken, [leidt] het bewijs van normaal gebruik van het merk voor een deel van deze waren of diensten in het kader van een oppositieprocedure alleen tot bescherming voor de subcategorie of subcategorieën waartoe de waren of diensten behoren waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt.”
Volgens het Gerecht is de inschrijving voor “farmaceutische en hygiënische producten; pleisters” van RESPICORT voldoende ruim om daarin verschillende subcategorieën te onderscheiden, maar niet receptplichtige dosisaesosols. Volgens het Gerecht is de doelstelling of bestemming van de betrokken waar of dienst het criterium voor de subcategorie en in casu is dat bij therapeutische middelen de therapeutische indicatie daarvan. Door daar geen rekening mee te houden heeft de kamer op onwillekeurige wijze een subcategorie afgebakend. De afbakening “therapeutische middelen voor de luchtwegen” is daarentegen volgens het Gerecht wel geschikt en het oudere merk moet worden geacht daarvoor te zijn ingeschreven.
2. Relevante publiek (42-47)
Hier dient rekening te worden gehouden met de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken warencategorie en diens aandachtsniveau. Het gaat hier volgens het Gerecht meer specifiek om Duitse consumenten, zowel patiënten als eindverbruikers enerzijds en medische vakmensen anderzijds. De betrokken patiënten zullen, aangezien vele ziekten van luchtwegen ernstige aandoeningen zijn, over het algemeen goed geïnformeerd en bijzonder omzichtig en oplettend zijn bij de keuze van een geneesmiddel. Het aandachtniveau is doorgaans meer dan gemiddeld.
3. Overeenstemming (52-62)
Aangaande de overeenstemming tussen “respicort” en respicur” oordeelt het Gerecht dat er visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming is. Die laatste soort overeenstemming wordt nader uitgewerkt, waarbij de indeling van het relevante publiek in de bovenstaande groepen wordt aangehouden, die de conflicterende merken begripsmatig anders zullen opvatten.
“De vakmensen zullen door hun kennis en ervaring doorgaans in staat zijn de betekenis te vatten van de termen waarnaar de verschillende bestanddelen van de conflicterende merken verwijzen, te weten „respiratoire” [ademhalings-] voor „respi”, „cure” [behandeling] of „guérir” [genezen] voor „cur” en „corticoïdes” [corticoïden] voor „cort”. Aldus zullen zij door de twee merken te ontleden in de respectieve bestanddelen ervan, het aangevraagde merk interpreteren in de zin van een „behandeling van ademhalingsmoeilijkheden”, en het oudere merk in de zin van „corticoïden bestemd voor de luchtwegen”. Deze twee interpretaties wijken begripsmatig in zekere zin van elkaar af, aangezien de betekenis van het oudere merk specifieker is dan die van het aangevraagde merk, maar zij hebben niettemin hetzelfde basisidee dat verband houdt met de ademhaling. Het begripsmatige verschil verzwakt derhalve weliswaar de hierboven vastgestelde visuele en fonetische overeenstemming, maar dit verschil is onvoldoende uitgesproken om de overeenstemming te neutraliseren uit het oogpunt van de vakmensen
(…) Met betrekking tot de eindverbruikers is hierboven uiteengezet dat hun aandachts en kennisniveau meer dan gemiddeld is wegens de ernstige aard van de aandoeningen waaraan zij lijden. Derhalve zullen zij in staat zijn, in de twee betrokken merken het bestanddeel „respi” te onderscheiden en de begripsmatige inhoud ervan, die verwijst naar de algemene aard van hun gezondheidsproblemen, te begrijpen. Gelet op hun beperkte kennis van de medische vaktaal, zullen zij evenwel de begripsmatige verwijzingen door de bestanddelen „cur” en „cort” niet vatten. Derhalve zullen zij op begripsmatig vlak de conflicterende merken overeenstemmend achten wegens het identieke bestanddeel „respi”, dat als enige een duidelijke en vaste begripsmatige inhoud heeft.”
4 en 5. Onderscheidend vermogen en verwarringsgevaar (68-73)
Ook bij het onderscheidend vermogen en het verwarringsgevaar wordt de nuancering van de twee groepen van het relevante publiek aangebracht. “Met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het oudere merk dient te worden opgemerkt dat de twee groepen van het relevante publiek dit merk beschrijvend zullen achten, zij het in verschillende mate. Zoals hierboven reeds is uiteengezet bij het onderzoek van de begripsmatige overeenstemming, zullen de vakmensen de twee bestanddelen immers opvatten als beschrijvingen van de doelstelling en van de werkzame stof van de betrokken waar, terwijl de eindverbruikers geen specifieke begripsmatige betekenis zullen toeschrijven aan het bestanddeel „cort”, maar wel de in het bestanddeel „respi” vervatte verwijzing zullen kunnen begrijpen. (…) Derhalve kan het oudere merk worden geacht een afgezwakt onderscheidend vermogen te hebben voor het relevante publiek, in het bijzonder voor de medische vakmensen.
(…) Hoewel wegens de onderlinge samenhang van de factoren die relevant zijn voor de beoordeling van het verwarringsgevaar en het feit dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate het onderscheidend vermogen van het merk waarop de oppositie is gebaseerd, sterker is (…), op grond van het zwakke onderscheidend vermogen van het oudere merk verwarringsgevaar bij de vakmensen kan worden uitgesloten, volstaat deze omstandigheid niet met betrekking tot de eindverbruikers, voor wie de conflicterende merken in sterke mate overeenstemmen.”
Bij de Duitse eindverbruiker stemmen de conflicterende merken volgens het Gerecht dus wel in sterke mate overeen en derhalve bestaat er gevaar voor verwarring.
De bestreden beslissing van de kamer van beroep wordt vernietigd.
Lees het arrest hier.
