Een brug te ver
GvEA, 23 februari 2006, zaak T-194/03. Il Ponte Finanziaria Spa tegen OHIM / Marine Enterprise Projects.
Omvangrijk en belangrijk arrest over o.a. de begrippen 'seriemerk' en 'defensief merk'. Het Gerecht formuleert eisen waaraan een beroep op een 'seriemerk-argument' (zie onlangs ook McDonalds-McSmart uitspraak, zie hier) moet voldoen.
De Italiaanse onderneming Marine Enterprise Projects dient een Gemeenschapsmerkaanvrage voor het woord/beeldmerk BAINBRIDGE in voor o.a. kleding. Haar landgenoot Il Ponte Finanziaria opponeert en beroept zich op een aantal nationale (woord/beeld)merkinschrijvingen die allen het woord BRIDGE in zich dragen.
Geen van deze merken afzonderlijk stemt echter met BAINBRIDGE overeen, zo oordelen het de oppositieafdeling en de kamer van beroep van het OHIM. Bovendien is een aantal BRIDGE-merken gebruiksplichtig en heeft Il Ponte niet voldoende kunnen aantonen dat deze merken gebruikt zijn. Il Ponte betoogt echter dat de niet gebruikte merken 'defensieve merken' zijn en dat de Italiaanse merkenmet voor dit soort merken geen gebruiksverplichting kent. Il Ponte meent verder dat de BRIDGE merken samen een seriemerk vormen, waarvan BAINBRIDGE door het publiek als een variant kan worden beschouwd. Het Gerecht wijst het beroep van Il Ponte af.
Eerst het begrip 'defensief merk', dan wij in de BMW, maar ook in de GMVo niet kennen. De Italiaanse regeling definieert „Defensieve" merken als merken die tot doel hebben het hoofdmerk een grotere bescherming tegen verwarringsgevaar te bieden door de houder ervan toe te staan, zich te verzetten tegen de inschrijving van een merk dat op zich niet dermate op het hoofdmerk lijkt dat verwarringsgevaar kan worden vastgesteld. De Italiaanse merkenwet ontheft dergelijke merken zelfs van hun gebruikverplichting: gebruik in de afgelopen vijf jaar behoeft niet te worden aangetoond wanneer de houder van het niet-gebruikte merk tevens houder is van één of meer andere overeenstemmende merken die nog gelden, waarbij ten minste één merk wordt gebruikt ter aanduiding van dezelfde waren of diensten".
Il Ponte stelt dat deze regeling voor haar een 'geldige reden' voor niet-gebruik van de merken in de zin van art. 50 lid 1 sub a van de GMVo oplevert. Het Gerecht is het hier niet mee eens:
46 (...) Aangenomen dient evenwel te worden dat het begrip „geldige redenen" in deze bepalingen verwijst naar redenen die verband houden met het bestaan van belemmeringen voor het gebruik van het merk, of naar situaties waarin het commerciële gebruik ervan, gelet op alle relevante omstandigheden van het concrete geval, te duur zou zijn. Dergelijke belemmeringen kunnen voortvloeien uit een nationale regeling die bijvoorbeeld beperkingen oplegt aan de verkoop van de door het merk aangeduide waren, en een dergelijke regeling kan dan ook worden aangevoerd als geldige reden voor het niet gebruiken van het merk. De houder van een nationale inschrijving die oppositie instelt tegen een gemeenschapsmerkaanvraag, kan zich daarentegen niet aan de krachtens artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 op hem rustende bewijslast onttrekken met een beroep op een nationale bepaling – zoals artikel 42, lid 4, van de Italiaanse merkenwet –, op grond waarvan tekens als merk kunnen worden ingeschreven die niet bestemd zijn om in het economisch verkeer te worden gebruikt gelet op het feit dat zij alleen worden ingeschreven ter defensie van een ander teken dat wel in het economisch verkeer wordt gebruikt. Zoals in punt 46 supra werd geoordeeld, zijn dergelijke inschrijvingen immers niet verenigbaar met de communautaire merkenregeling zoals die voortvloeit uit verordening nr. 40/94, en vormt de erkenning ervan op nationaal niveau geen „geldige reden" in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, van deze verordening voor het niet gebruiken van een ouder merk waarop een oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag is gebaseerd.
Ook het seriemerk argument wordt door het Gerecht niet aangenomen, omdat, zo stelt het Gerecht een beroep op een seriemerk alleen opgaat wanneer (a) de merken met gemeenschappelijke kenmerkende elementen gebruikt worden en (b) het aangevallen merk kenmerken bezit waardoor het in verband kan worden gebracht met de serie:
126 "In de eerste plaats moet de houder van een serie oudere inschrijvingen het bewijs leveren dat alle merken die tot de serie behoren, of minstens een aantal merken die een „serie" kunnen vormen, worden gebruikt. Voor het bestaan van gevaar dat het publiek verkeerdelijk denkt dat het aangevraagde merk tot de serie behoort, is immers noodzakelijkerwijs vereist dat de tot deze serie behorende oudere merken op de markt aanwezig zijn. Aangezien de inaanmerkingneming van de omstandigheid dat de oudere merken tot een serie behoren, impliceert dat deze ruimere bescherming zullen genieten dan het geval zou zijn indien zij afzonderlijk werden beschouwd, moet elke een abstracte beoordeling van het verwarringsgevaar die uitsluitend is gebaseerd op het bestaan van een aantal inschrijvingen voor merken die – zoals in casu – hetzelfde onderscheidende bestanddeel hebben, bij gebreke van daadwerkelijk gebruik van deze merken uitgesloten worden geacht. Bij gebreke van het bewijs van een dergelijk gebruik moet het verwarringsgevaar dat eventueel door de intrede van het aangevraagde merk op de markt kan ontstaan, worden beoordeeld door elk ouder merk afzonderlijk te vergelijken met het aangevraagde merk.
127 In de tweede plaats moet het aangevraagde merk niet alleen overeenstemmen met merken die tot de serie behoren, maar ook kenmerken bezitten waardoor het in verband kan worden gebracht met de serie. Dit is bijvoorbeeld niet het geval wanneer het gemeenschappelijke bestanddeel van de oudere seriemerken in het aangevraagde merk wordt gebruikt op een andere plaats dan die waar dit bestanddeel gewoonlijk in de seriemerken staat, of in het aangevraagde merk een andere semantische inhoud heeft."
Gerecht wijst het beroep af. Lees het arrest hier.
