Een drietal druppelvormen
GvEA, 10 mei 200, zaak T-47/06. Antartica Srl tegen OHIM / The Nasdaq Stock Market Inc. (Uitspraak nog niet beschikbaar in het Nederlands).
Oppositiezaak. Artikel 8(5) GMV. NASDAQ tegen NASDAQ. “Clear exploitation and free riding on the coat tails of a a famous mark or an attempt to trade upon its reputation.”
Zaak met een Nederlandse tintje, aangezien interveniënte The Nasdaq Stock Market Inc. bij het Gerecht werd vertegenwoordigd door Joris van Manen and Jesse Hofhuis (De Brauw Blackstone Westbroek) en bij het OHIM door Novagraaf Nederland.
Antartica deponeert in 2000 een Gemeenschapswoord/beeldmerk voor de aanduiding NASDAQ met een drietal druppelvormen erboven, voor - onder meer - sportartikelen. Nasdaq stelt oppositie in op grond van haar oudere Gemeenschapswoordmerk NASDAQ. Het OHIM weigert de inschrijving op basis van art. 8(5) GMV (het equivalent van "sub c" - niet soortgelijke waren, bekend merk, en ongerechtvaardigd voordeel uit en afbreuk aan onderscheidend vermogen en reputatie). Antartica gaat vervolgens tegen deze beslissing in beroep bij het GvEA. Het GvEA houdt het oordeel van het OHIM in stand.
Het aantonen van de bekendheid van het merk NASDAQ is niet zo’n probleem. De, letterlijk, duizenden krantenartikelen die in het geding bij het OHIM waren overgelegd geven bijvoorbeeld een aardig indicatie. “It must be recognised that its reputation reaches further than the professional public specialising in financial information.” (58)
De toverformule "ongerechtvaardigd voordeel uit en afbreuk aan onderscheidend vermogen en reputatie" wordt in het In het arrest nader ingevuld. Het Gerecht concludeert dat er sprake is van “clear exploitation and free riding on the coat tails of a a famous mark or an attempt to trade upon its reputation”, waarbij een van de overwegingen is dat:
“It is clear from the contested decision that, in order to show that detriment, the intervener submitted, inter alia, that the applicant took unfair advantage of the reputation of the mark NASDAQ in so far as it would not have to spend any money on advertising to draw the attention of the public to its goods. (59)
Een verband tussen de tekens kan nauwelijks worden betwist:
"Given the signs in dispute, it can hardly be disputed that a link may exist between them. Taking account of the fact that the financial and stock market listing services supplied by the intervener under its trade mark NASDAQ and, therefore, the trade mark NASDAQ itself, undeniably present a certain image of modernity, that link enables the transfer of that image to sports equipment and, in particular, to the high-tech composite materials which would be marketed by the applicant under the mark applied for, which the applicant appears to recognise implicitly by stating that the word ‘nasdaq’ is descriptive of its main activities." (60)
Dat NASDAQ een afkorting zou zijn, van Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualità, vindt het Gerecht niet echt geloofwaardig, onder meer, met oog voor detail. omdat voorzetsels normaal niet zijn opgenomen in afkortingen.
Het Gerecht wijst het beroep af en wijst daarmee de oppositie toe.
Lees het arrest hier.
