Een vleermuis met gespreide vleugels
Gerechtshof ’s-Gravenhage, 23 augustus 2007, rolnr. 051913, Bacardi & Company Ltd. tegen Food Brokers B.V. & Bat beverage GmbH c.s. (Met dank aan ( met dank aan Leonie Kroon, DLA Piper).
Hoger beroep in de enigszins spraakmakende vleermuis-zaak. In eerste instantie oordeelde de Haagse voorzieningenrechter dat het vleermuis-beeldmerk van Bacardi geen bekend merk zou zijn, o.a omdat een vleermuis een bekend dier is en "een afbeelding ervan niet reeds voert tot een grote onderscheidingskracht". Er zou bovendien geen sprake zijn van visuele overeenstemming en verwarring was niet de duchten.
In het onderhavige arrest komt het Hof Den Haag tot een andere conclusie: directe of indirecte verwarring is wel aannemelijk. Het hof motiveert uitgebreid (GMV, EEX, Roche/Primus) waarom het (in deze zaak) alleen bevoegd is met betrekking tot de Benelux.
Internationale bevoegdheid.
Met een vrij uitvoerige uitleg van de relevante artikelen van de GMV en de EEX-verordening (inclusief Roche/Primus) komt het Hof Den Haag eerst tot de conclusie dat in deze zaak op grond van artikel 99 GMV (en artikel 93 lid 5 juncto artikel 94, lid 2 GMV) is de Haagse rechtbank en in hoger beroep het Haagse hof slechts bevoegd is voor handelingen of dreigende handelingen in de Benelux. Tegelijkertijd geeft het hof wel duidelijk aan dat dat in andere zaken heel goed anders kan zijn.
Op grond van artikel 94, lid 1 GMV is het hof tenslotte bevoegd terzake van inbreuk of dreigende inbreuk op het grondgebied van alle lidstaten en een door een op grond van artikel 93 lid 1 GMV bevoegde rechter uitgesproken verbod geldt in beginsel voor de gehele gemeenschap, (tenzij er omstandigheden zijn om dit verbod tot een bepaald gebied te beperken). In deze zaak is er echter geen sprake van dreigend inbreukmakend handelen buiten Nederland.
“10 Ook op grond van artikel 93, lid 1 GMV [internationale bevoegdheid/woonplaats – IEF] is de rechter niet bevoegd in de zaak tegen Bat Beverage, daar Bat Beverage niet gevestigd is in Nederland [maar in Duitsland – IEF]. Voorzover de bevoegdheid is gebaseerd op artikel 99 (lid 2) GMV [voorlopige en beschermende maatregelen – IEF] valt daaruit naar het voorlopige oordeel van het hof, mede in aanmerking nemende het bepaalde in artikel 94, lid 2 GMV [bevoegdheid bij handelingen op grondgebied lidstaat – IEF], af te leiden dat de Haagse rechter (ook) in kort geding in de zaak tegen Bat Beverage slechts bevoegd is voor (dreigende) handelingen op het grondgebied van de Lidstaat waar de rechtbank is gelegen, nu de Haagse rechter in die zaak niet een krachtens artikel 93, leden 1 tot en met 4 bevoegde rechter is [internationale bevoegdheid/woonplaats – IEF].
Ook op grond van artikel 6 EEX [meerdere verweerders met een nauwe band – IEF] en de uitleg in Roche/Primus kan geen bevoegdheid worden aangenomen. Dat wil zeggen, in deze zaak. De bevoegdheid op grond van 6 EEX staat open, maar nu er i.c. weliswaar een zelfde situatie rechtens is (Gemeenschapsmerkrecht) maar geen sprake is van eenzelfde feitelijke situatie [geen concernstructuur en zelfde handelswijze of beleidsplan], zijn de Haagse rechtbank en het Haagse hof alleen bevoegd voor de Benelux.
Inbreuk in de Benelux
Met betrekking tot de inbreuk in de Benelux is het hof duidelijk. De tekens stemmen visueel en begripsmatig overeen en de waren zijn soortgelijk, waardoor directe en indirecte verwarring aannemelijk is.
Inleidend corrigeert het hof eerst de voorzieningenrechter; “16. (…) Met grief 2 bestrijdt Bacardi het oordeel van de voorzieningenrechter dat een verstrekkende voorziening in kort geding als in casu gevorderd slechts kan worden gegeven als met grote mate van waarschijnlijkheid te verwachten valt dat de bodemrechter tot een inbreukverbod zal komen. Terecht stelt Bacardi dat de voorzieningenrechter een te zwaar criterium heeft gehanteerd, daar de voorzieningenrechter zich heeft te richten naar de waarschijnlijke uitkomst van de bodemprocedure.”
Vervolgens stelt het hof vast dat het vleermuis-merk een groot onderscheidend vermogen en bekendheid heeft. Het wordt immers al sinds 1862 gebruikt, het gebruik heeft wereldwijd een zeer grote omvang, het wordt ook gebruikt zonder de toevoeging van de naam Bacardi, Bacardi is marktleider en de uitgaven voor reclame zijn zeer hoog.
Het hof is voorshands verder van oordeel dat: “20 (…) de woorden "mad (power of red) bat" en de afbeelding van de vleermuis in zijn ovale kader de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het teken vormen. De woorden ‘energy drink’ zijn beschrijvend en bovendien door de grootte en dikte van de letters duidelijk ondergeschikt aan de andere bestanddelen. Dat laatst geldt ook voor zilver/rood gestreepte achtergrond, temeer nu deze niet doorloopt in het ovaal waarin zich de vleermuis bevindt. Nu de woorden mad (power of red) bat ("gekke (kracht of rode) vleermuis") bovendien refereren aan de daarbij afgebeelde vleermuis, wordt de, door de afbeelding van een vleermuis met gespreide vleugels in merk en teken bestaande, begripsmatige gelijkenis versterkt. Voorts is door de afbeelding van de vleermuis sprake van visuele overeenstemming die wordt versterkt door het ronde/ovale kader waarin de vleermuis zich bevindt. Het hof acht hierdoor voorshands een zodanige gelijkenis in visueel en begripsmatig opzicht aanwezig dat de totaalindruk die door merk en teken worden opgeroepen in vergaande mate overeenstemt.
De waren (alcholische dranken tegenover energy drinks) kunnen worden aangemerkt als soortgelijk, nu Bat Beverage zich met haar producten evenals Bacardi voornamelijk richt op hetzelfde publiek en in dezelfde gelegenheden wordt aangeboden.
Nu verwarring op deze gronden al aannemelijk is, behoeven de marktonderzoeken en de stelling dat het vleermuis-merk een algemeen bekend merk is geen bespreking meer.
Het hof vernietigt het eerdere vonnis in kort geding en beveelt geïntimeerden ieder gebruik van het merk of overeenstemmende tekens in de Benelux te staken en gestaakt te houden
