Een zogenaamd “essentieel octrooi”

Rechtbank ’s-Gravenhage, 13 juli 2005, rolnummer 02/2947 Koninklijke Philips Electronics N.V. tegen Furness Logistics Moerdijk B.V. & Princo Digital Disc GmbH c.s  (met dank aan Frank Eijsvogels, Howrey)

Octrooirecht. Nog ongepubliceerd, maar voor de praktijk nuttig vonnis uit 2005 over  essentiële octrooien en de vervaardigingsfictie onder de AntiPiraterijVerondering (APV).

Philips beroept zich i.c. op twee octrooien m.b.t. CD-R’s en CD-RW’s om import door gedaagden in de EG tegen te gaan. Gedaagde Princo vordert in reconventie de vernietiging van de beide octrooien. De rechtbank wijst de vorderingen van Philips toe. Octrooien zijn geldig en “Philips [kan]  aan de hand van die standaard (gecombineerd met de claim dat de discs daarmee compatibel zijn) aannemelijk maken dat aan de kenmerken is voldaan, indien de standaard die dwingend voorschrijft (een zogenaamd “essentieel octrooi”).

Vervaardigingsfictie: 8. De rechtbank is van oordeel dat het systeem van vaststelling of bepaalde goederen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten volgens de nieuwe APV (artikelen 1, 2 en 10 tezamen genomen) tot hetzelfde resultaat leidt als onder de oude APV (artikelen 1 en 6 tezamen genomen, onder welke vigeur de CD-R’s overigens in beslag zijn genomen), ten aanzien waarvan de Hoge Raad overwoog (HR 19 maart 2004, RvdW 2004, 51, IER 2004, 50, Philips/Princo, r.o. 3.5.3.2):

Uit art. 6 lid 2, aanhef en onder b, van de EG-Piraterijverordening volgt dat de goederen die in Nederland "in een situatie als bedoeld in artikel 1 lid 1, onder a), verkeren" bij de beoordeling van de inbreukvraag bij wege van fictie dienen te worden aangemerkt als goederen die in Nederland zijn vervaardigd.

Overweging 8 van de nieuwe APV stelt die bedoeling evenzeer buiten twijfel (…)

10. Dit één en ander leidt derhalve tot de gevolgtrekking dat indien de vervaardiging van de CD-R’s of CD-RW’s in Nederland octrooi-inbreuk zou opleveren, deze discs alhier door de douane tegengehouden kunnen en mogen worden, ook al zullen deze in sommige landen van de Gemeenschap geen octrooi-inbreuk opleveren, bijvoorbeeld omdat het betreffende octrooi aldaar geen gelding heeft. Ook is krachtens artikel 16 APV (weder)uitvoer naar buiten de Gemeenschap, bijvoorbeeld Zwitserland, verboden (vgl. HvJ EG 6 april 2000, C-383/98).

Voorts richt de verbodsnorm van artikel 16 van de APV zich wel degelijk tot burgers en niet slechts tot de douaneautoriteiten, zoals nog door Princo c.s. is betoogd. Een verordening is immers rechtstreeks toepasselijk in iedere Lid-Staat, zonder nadere implementatie (artikel 249 EG-verdrag), terwijl voorts uit artikel 16 APV niet valt af te leiden dat het slechts tot de Lid-Staten of douaneautoriteiten zou zijn gericht, zodat het in beginsel is te beschouwen als een voor eenieder geldend verbod (vgl. HvJ EG 7 januari 2004, C-60/02, met name r.o. 60). Ook overwegingen 3 en 10 van de APV stroken met die lezing.

11. (…) is voldoende gebleken van dreigende overtreding van de verboden krachtens de (oude en) nieuwe APV, zodat het verbod daartoe jegens hen kan worden toegewezen, mits wordt vastgesteld dat de vervaardiging van de CD-R’s naar Nederlands octrooirecht een inbreuk vormt, waarover hierna. (…)

(…)

Standaard / essentieel octrooi: 49. Ten aanzien van beide octrooien hebben Princo c.s. zich op het standpunt gesteld dat verwijzing naar de CD-R standaard onvoldoende is. Aan Princo c.s. kan worden toegegeven dat inderdaad niet zozeer beslissend is de vraag of de kenmerken van de octrooien zijn terug te vinden in die standaard maar of de CD-R’s (en thans ook CD-RW’s) zoals door Princo c.s. verhandeld, aan die kenmerken voldoen. Niettemin kan Philips wel aan de hand van die standaard (gecombineerd met de claim dat de discs daarmee compatibel zijn) aannemelijk maken dat aan de kenmerken is voldaan, indien de standaard die dwingend voorschrijft (een zogenaamd “essentieel octrooi”). Niet alleen heeft Philips daarmee in beginsel voldaan aan haar stelplicht, bovendien zou daaraan de gevolgtrekking kunnen worden ontleend dat voorshands voldoende aannemelijk is, behoudens door Princo c.s. te leveren tegenbewijs, dat aan de betreffende kenmerken uit de (conclusies van de) octrooien is voldaan. Daarbij komt dat Philips betreffende een aantal kenmerken meetrapporten heeft overgelegd waarvan de experimentele resultaten (uitgezonderd de daaraan te verbinden conclusies) niet, althans niet voldoende steekhoudend zijn betwist

Lees het vonnis hier of hieronder: