Eventueel met vermoedens te bewijzen

Rechtbank ’s-Gravenhage, 16 december 2009, HA ZA 06-2291, Wrangler Apparel Corp tegen Sarl Dogg Label (met dank aan Paul Reeskamp, Allen & Overy)

Merkenrecht. Eindvonnis is stikselzaak (zie tussenvonnis: Rechtbank ’s-Gravenhage, 26 maart 2008, IEF 5900). BenGH-Corblok-variant: Hoewel de rechtbank geen moedwillige inbreuk aanneemt en dus de vordering tot winstafdracht afwijst, wijst zij wel de vordering tot het afgeven van een RA-verklaring omtrent de gemaakte inbreukwinst toe, zodat die gebruikt kan worden in de schadestaatprocedure. Kort in citaten:

2.1 (…) Volgens het [Benelux Gerechts]Hof wordt op deze wijze een onderscheid gemaakt tussen moedwillige, opzettelijke inbreuk en niet-opzettelijke inbreuk. Gelet hierop is de rechter, aldus het Hof, gehouden de vordering [tot winstafdracht] af te wijzen, indien niet is komen vast te staan dat de inbreuk te kwader trouw heeft plaatsgevonden of dat de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven. (…)”

2.3. Wrangler wordt in haar standpunt niet gevolgd, Uit het arrest volgt dat het toepassingsbereik van artikel 2.2 1 lid 4 BVIE zeer duidelijk is beperkt tot gevallen van - eventueel met vermoedens te bewijzen - bewuste inbreuk en dat niet voldoende is dat de inbreukmaker zich redelijkerwijze van de inbreuk bewust geweest moet zijn. Anders dan Wrangler bepleit, ziet de rechtbank geen reden om aan te nemen dat het Hof dit laatste geval onder het toepassingsbereik heeft willen brengen. Integendeel, in een zodanig geval is voor vorenbedoelde uitzondering naar het oordeel van het Hof geen plaats, en wordt teruggevallen op hetgeen in civielrechtelijke procedures als regel is toegestaan, te weten een schadevergoedingsplicht (vgl. r.o. 12 van het arrest). Dat de bewijspositie van de merkouder in zo'n geval lastiger is moge waar zijn, doch dat vormt geen rechtvaardiging voor de door Wrangler bepleite uitleg van het begrip 'kwade trouw”

2.5. (…) Een en ander onderstreept dat er geen grond is om artikel 2.21 lid 4 BVIE uit te leggen conform artikel 45 lid 2 TRIPS en artikel 13 lid 2 Handhavingsrichtlijn.

2.6. Uit het bovenstaande volgt dat de rechtbank dient uit te gaan van de door het Hof gegeven uitleg van kwade trouw in artikel 2.21 lid 4 BVIE. Die uitleg tot maatstaf nemend, is de rechtbank van oordeel dat van kwade trouw aan de zijde van Dogg Label niet is gebleken. Weliswaar moet Dogg Label vanaf de publicatie van de inschrijving van het Gemeenschapsmerk in het merkenregister geacht worden bekend te zijn met het Gemeenschapsmerk aangezien zij de gewraakte tekens bedrijfsmatig in het economische verkeer heeft gebruikt, haar verweer dat de door haar gebruikte tekens niet op verwarringwekkende wijze overeenstemmen met dat Gemeenschapsmerk kan naar het oordeel van de rechtbank echter niet als bij voorbaat kansloos in de zin van het arrest van het Hof worden aangemerkt,  mede gelet op de gedeeltelijke afwijzing van de vorderingen. Dit kan evenmin worden gezegd van het eveneens door Dogg Label gevoerde verweer dat de tekens op de broeken uitsluitend ais decoratie zuilen worden opgevat.

2.7. Voor zover de vordering sub 3 van het petitum moet worden begrepen dat Wrangler afdracht vordert van genoten winst (vgl. r.o. 4.18. en r.o. 4.19. van het tussenvonnis van 26 maart 2008), wordt deze derhalve afgewezen.(…)

2.8. (…) Van de opgave van de behaalde winst wordt in dit verband nog overwogen dat, hoewel de vordering strekkende tot winstafdracht als hiervoor uiteengezet wordt afgewezen, deze informatie niettemin dienstbaar kan zijn bij het vaststellen en van de door Wrangler geleden schade omdat daarbij volgens artikel 2,21 lid 2 onder a BVIE rekening gehouden kan worden met de door de inbreukmaker genoten winst. Wrangler heeft bij die opgave een rechtmatig belang en deze is als vorm van schadevergoeding anders dan in geld passend te achten. De opgave zal, zoals gevorderd, beperkt worden tot de Benelux.” 

Lees het vonnis hier.