Garantie betreffende een toekomstige situatie
met dank aan Paul Steinhauser, Arnold+Siedsma.
Octrooirecht. Contractenrecht. Uitleg van handhavingsbepaling in overeenkomst.
Gain Harvest exploiteert het Raphanus-octrooi en verwante octrooi(aanvrag)en door licenties te verstrekken. Koppert B.V., welke is overgegaan in Taste of Nature Holding B.V.) is actief als kweker en licentienemer. In een overeenkomst tot toepassing van geoctrooieerde werkwijze is een koopprijs afgesproken, evenals inspanningsplicht van Gain Harvest voor de handhaving van octrooien en merken.
Spoedeisend belang is aanwezig, omdat dit een voortdurende verbintenis tot nakoming betreft. Verplichting tot instandhouden van octrooi en merk, en dus optreden tegen inbreuken. Er is ten tijde van de beoogde levering een tweetal beweerdelijke inbreukmakers bekend, in artikel 13 valt echter geen garantie te lezen ten tijde van de beoogde levering echter:
Evenmin is aannemelijk gemaakt dat een dergelijke bedoeling aan Gain Harvest kenbaar is gemaakt ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst of dat zij die uitleg anderszins redelijkerwijs moest verwachten. Een dergelijke uitleg zou bovendien een garantie van Gain Harvest inhouden dat er ook op het moment van levering (ruim twee jaar later) geen verdere inbreukmakers zouden zijn, derhalve een garantie betreffende een toekomstige situatie en partijen die gelegen zijn buiten de invloedsfeer van degene die de garantie verleent. (r.o. 4.5)
Taste of Nature kan niet opschorten. Veroordeling (onder dwangsom) tot opgaaf van Raphanus-zaden (ook als dat "nul" blijkt te zijn) voor de nakoming van de overeenkomst en betaling van de koopprijs, geen dwangsom ex 611a Rv. Taste of nature veroordeelt in proceskosten in conventie én reconventie.
4.5. Blijkens artikel 13 (v) garandeert Gain Harvest “hierbij en […] bij de levering van het Raphanus octrooi” dat “[…] er tot op heden door derden geen inbreuk is gemaakt op het Raphanus octrooi en het merk, behoudens de partijen reeds bekende inbreuken door Hamu en Van der Plas”. Uitgaande van het onder 4.4. opgenomen criterium is naar voorlopig oordeel met “heden” bedoeld het moment van ondertekening van de Overeenkomst, derhalve 2 februari 2009. Zodoende kreeg Taste of Nature de garantie dat op 2 februari 2009 aan Gain Harvest geen andere inbreukmakers dan Hamu en Van der Plas bekend waren. Die garantie dat er op 2 februari 2009 aan Gain Harvest geen andere inbreukmakers dan de genoemde bekend waren, is voorts nog steeds van kracht op het moment van levering op 1 juni 2011. De door Taste of Nature voorgestane uitleg, te weten: Gain Harvest garandeert (op 2 februari 2009) dat ten tijde van de beoogde levering in juni 2011 ook geen inbreukmakers bekend zijn, valt niet in artikel 13 te lezen. Evenmin is aannemelijk gemaakt dat een dergelijke bedoeling aan Gain Harvest kenbaar is gemaakt ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst of dat zij die uitleg anderszins redelijkerwijs moest verwachten. Een dergelijke uitleg zou bovendien een garantie van Gain Harvest inhouden dat er ook op het moment van levering (ruim twee jaar later) geen verdere inbreukmakers zouden zijn, derhalve een garantie betreffende een toekomstige situatie en partijen die gelegen zijn buiten de invloedsfeer van degene die de garantie verleent. Het komt de voorzieningenrechter ongerijmd voor dat een dergelijke garantie – zonder niet mis te verstane bewoordingen van die strekking – bedoeld zal zijn. Dat mocht Taste Of Nature redelijkerwijs naar voorlopig oordeel derhalve niet verwachten. Voor nader feitelijk onderzoek is in het kader van dit kort geding geen plaats.
4.6. Andermaal het in r.o. 4.4 geformuleerde criterium tot uitgangspunt nemend, zal naar voorlopig oordeel de in artikel 6 opgenomen verplichting “al het nodige [te] doen om het Raphanus octrooi in alle octrooilanden en het merk in stand te houden” opgevat moeten worden als gericht op de zorg voor de instandhouding van octrooi en merk in de zin van het tijdig betalen van taksen en verrichten van andere formaliteiten, zoals indienen van vertalingen, prioriteitsdocumenten en dergelijke. Dit is ook een gebruikelijke uitleg van de bepaling. Dat hieronder tevens optreden tegen inbreukmakers zou vallen, zoals Taste of Nature heeft betoogd, valt in de bepaling voorshands niet te lezen. Taste of Nature stelt dat partijen deze verplichting wel met artikel 6 hebben bedoeld, maar [X] heeft ter zitting desgevraagd uitdrukkelijk betwist dat die bedoeling aan Gain Harvest kenbaar is gemaakt. Bij deze stand van zaken is, uitgaande van de bewoordingen van artikel 6 en indachtig het in r.o. 4.4 geformuleerde criterium, voorshands aannemelijk dat daarmee geen verplichting voor Gain Harvest tot optreden tegen inbreukmakers overeengekomen is, noch tot een oplevering van het Raphanus-octrooi “vrij van inbreuk” op 1 juni 2011. Voor nader feitelijk onderzoek is in kort geding geen plaats.
4.7. Voorgaande uitleg van artikel 6 ligt temeer voor de hand nu Gain Harvest terecht heeft aangevoerd dat uit artikel 17, tweede volzin, wel een verplichting kan worden afgeleid tot optreden tegen inbreukmakers, doch zulks eerst op verzoek van Taste of Nature. Voor zover Taste of Nature geacht moet worden tevens een beroep op opschorting wegens nietnakoming van de verplichtingen uit dat artikel te doen, geldt het volgende. [Y] heeft ter zitting aangegeven dat hij [X] in 2010 een aantal keren mondeling zou hebben gewezen op mogelijke inbreukmakers. [X] heeft ter zitting toegegeven dat is gesproken over optreden tegen Suba en Cresco Handels B.V. (te Honselersdijk, hierna Cresco) maar erop gewezen dat het lange tijd lastig is geweest om zaad te verkrijgen van de beweerdelijk inbreukmakende planten en dit vervolgens te laten analyseren (volgens voorschriften in het Raphanus-octrooi). Begin december 2010 is door [Y] een analyserapport inzake inbreuk door Cresco aan Gain Harvest/[X] gestuurd. Vervolgens is er in april 2011 een sommatiebrief gestuurd aan Cresco. Aan een Italiaanse advocaat is door Gain Harvest eveneens in april 2011 om advies gevraagd ter zake Suba. Wat betreft Hamu en Van der Plas (die al bij het sluiten van de Overeenkomst waren voorzien) heeft Gain Harvest onweersproken gesteld dat dit bevriende relaties van [Y]/Taste Of Nature zijn of waren en om die reden (lange tijd) niet zijn aangesproken (inmiddels wel).
4.9. Op grond van het vorenoverwogene oordeelt de voorzieningenrechter dat Taste of Nature zich niet kan beroepen op een opschortingrecht. Zij heeft het bestaan van de verplichtingen uit (artikel 4 van) de Overeenkomst niet betwist en heeft overigens geen andere omstandigheden aangevoerd die zouden maken dat zij bedoelde verplichtingen niet hoeft na te komen. Verder heeft zij ten aanzien van de gevorderde nakoming van haar verplichting onder artikel 12 van de Overeenkomst tot kwartaalopgaaf van de verkochte Raphanus-zaden2 enkel gesteld dat zij die zaden (nog) niet verkocht heeft en eerst dan licentievergoeding behoeft af te dragen. De omstandigheid dat die opgaaf mogelijk “nul” luidt betekent echter niet dat er geen opgaaf zoals afgesproken dient te geschieden (welke Gain Harvest vervolgens desgewenst door een accountant kan laten controleren). Zodoende dient Taste Of Nature tot nakoming van ook artikel 12 van de Overeenkomst te worden veroordeeld.
