Gebruik van een variant van geregistreerd merk

Beschluss BGH 24 november 2011, I ZR 206/10 (Protipower)

BGH besluit tot stellen van prejudiciële vragen inzake het registreren van een merk en een variant gebruiken, zonder dat deze variant het onderscheidend vermogen aantast. Vertaald vanuit het Duits:

1. Is artikel 10, paragraaf 1 en 2, letter a, van Richtlijn 89/104/EEG aldus uit te leggen dat deze bepaling zich verzet tegen een nationale regeling volgens welke het gebruik van een merk (Mark 1) ook is verondersteld, dat het gebruik van het merk (merk 1) in een variant van het inschrijving zonder dat de varianties van de onderscheidend vermogen van het merk (merk 1) beïnvloed, en als het merk in de vorm waarin het wordt gebruikt ook is geregistreerd (merk 2)?

2. Indien vraag 1 met nee wordt beantwoord:
Indien de hierboven genoemde onder punt 1, van Richtlijn 89/104/EEG, met een nationale bepaling verenigbaar, indien de nationale regeling eng wordt uitgelegd, dat zij niet zullen worden toegepast op een merk (merk 1), die alleen wordt geregistreerd voor de bescherming te waarborgen van een ander ingeschreven merk (merk 2), in de vorm waarin het wordt gebruikt te beveiligen of uit te breiden?

3. Indien vraag 1 met ja of vraag 2 met nee beantwoord wordt:
a. Is van geen sprake gebruik van een geregistreerd merk (merk 1) in de zin van artikel 10, paragraaf 1 en 2, letter a, van Richtlijn 89/104/EEG, indien:
aa) de eigenaar een teken gebruikt, die van de registratie een merk (merk 1) en ander merk (merk 2) slechts in onderdelen afwijkt, zonder dat door het afwijken het onderscheidend vermogen van het merk wordt beïnvloed (merk 1 en merk 2)
bb) de eigenaar twee tekens gebruikt, waarvan geen met het geregistreerde merk (merk 1) overeenkomt, maar dat overeenkomt met een merkkarakteristiek van een ander geregistreerd merk van de merkhouder en de tweede door de merkhouder gerelateerde teken in elementen van beiden geregistreerde merken (merk 1 en 2) afwijkt, zonder dat door de afwijkingen het onderscheidend vermogen van de merken wordt beïnvloed en indien tekens (merk 2) een grote gelijkenis vertoont met andere merk (merk 2) van merkhouder

b. Kan een rechterlijke instantie van een lidstaat een bepaling van een richtlijn (in dit geval Artikel 10 paragraaf 1 en 2, letter a, van Richtlijn 89/104/EEG) strijdige nationale regelgeving (in dit geval § 26 lid 3 zin 2 MarkenG) in het geval van de voorgenoemde feiten een besluit van het Hof van Justitie van de Europese Unie, onverenigbaarheid achten met bepaling van de richtlijn wanneer het nationale gerecht het vertrouwen van een procespartij in de rechtsgeldigheid van zijn grondwettelijk beschermde positie hogere waarderen dan het belang bij de uitvoering van een bepaling van de richtlijn?