Gedeeltelijke vernietiging vervallenverklaring TES wegens normaal gebruik

Gerecht van de Europese Unie 22 januari 2025, IEF 22502; IEFbe 3857; ECLI:EU:T:2025:48 (Tes Electrical Electronic Corp. tegen EUIPO). Deze zaak draait om de vraag of er voldoende bewijs is geleverd voor het normaal gebruik van het merk TES voor specifieke elektronische meetapparatuur. Tes Electrical Electronic Corp. had het merk TES in 2006 geregistreerd voor onder andere multimeters, thermometers, printers en andere testapparaten. In 2020 verzocht Tes Touch Embedded Solutions om de vervallenverklaring van het merk, omdat er volgens hen geen sprake was van normaal gebruik. De Nietigheidsafdeling van het EUIPO verklaarde het merk gedeeltelijk vervallen voor producten waarvoor geen overtuigend bewijs van gebruik was overgelegd. Voor bepaalde andere producten bleef het merk behouden. Tes Electrical Electronic Corp. ging hiertegen in beroep bij de Kamer van Beroep, die de beslissing deels vernietigde en het merk voor enkele producten handhaafde, maar de vervallenverklaring voor de overige producten in stand liet.

Allereerst bevestigt het Gerecht dat nieuw bewijs dat pas in deze procedure is ingediend, niet in overweging mag worden genomen, omdat het niet eerder bij het EUIPO is voorgelegd. Dit is in lijn met de procesregels en bestaande jurisprudentie. Het Gerecht oordeelt dat de Kamer van Beroep fouten heeft gemaakt door zich te veel te baseren op verkoopcijfers en onvoldoende rekening te houden met andere relevante factoren, zoals de distributie, catalogi, marketinginspanningen en het gespecialiseerde karakter van de producten. Tes had aangevoerd dat haar producten vaak worden gebruikt in een nichemarkt, waardoor lage verkoopcijfers niet per se betekenen dat er geen normaal gebruik was. Na een herbeoordeling concludeert het Gerecht dat er voldoende bewijs is geleverd voor het normaal gebruik van het merk TES voor dataloggers, isolatietesters en pH-meters. Voor deze producten zijn documenten zoals catalogi, facturen en exportvergunningen overgelegd, waaruit blijkt dat het merk daadwerkelijk op de markt is gebruikt. Voor andere producten, waaronder capacitantiemeters en temperatuur- en vochtigheidsmeters, beoordeelt het Gerecht het gebruik als onvoldoende, omdat de verkoopvolumes te laag zijn en er onvoldoende aanvullend bewijs is om normaal gebruik aan te tonen. 

Het Gerecht vernietigt en wijzigt de beslissing van de Kamer van Beroep gedeeltelijk en oordeelt dat het merk TES wel normaal is gebruikt voor dataloggers, isolatietesters en pH-meters, waardoor de vervallenverklaring voor deze producten wordt teruggedraaid. Voor de overige producten blijft de beslissing van het EUIPO in stand. Elke partij draagt haar eigen proceskosten.

28 In that regard, it is important to note that the turnover and the volume of sales of the goods under cover of the trade mark concerned cannot be assessed in absolute terms, but must be assessed in relation to other relevant factors, such as the volume of commercial activity, the production or marketing capacities or the degree of diversification of the undertaking using that trade mark and the characteristics of the goods or services in question on the market concerned. As a result, use of the trade mark does not always have to be quantitatively significant in order to be regarded as genuine. Thus, the low volume of goods marketed under the mark concerned may be offset by the fact that use of the mark was very extensive or very regular and vice versa (see judgment of 15 July 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll v OHIM – Recticel (λ), T‑215/13, not published, EU:T:2015:518, paragraph 23 and the case-law cited, and of 23 September 2020, Polfarmex v EUIPO – Kaminski (SYRENA), T‑677/19, not published, EU:T:2020:424, paragraph 43). However, the smaller the commercial volume of the use of the mark, the more necessary it is for the proprietor of the mark to produce additional evidence to dispel any doubts as to the genuineness of its use (see judgment of 7 July 2016, Fruit of the Loom v EUIPO – Takko (FRUIT), T‑431/15, not published, EU:T:2016:395, paragraph 28 and the case-law cited).

52 In the present case, however, it appears that the Board of Appeal erred in its assessment when it concluded that the evidence of the sale, during the relevant period, of 93 units of that type of goods ought to be regarded as a ‘very small number of sales’, without having first provided an analysis of that type of goods and of whether the market in question was open or restricted, which would have enabled it, where appropriate, to indicate why that volume of sales, which, while not large, was nevertheless not insignificant, could not make it possible to establish genuine use of the trade mark at issue. In the present case, the volume of sales of insulation testers cannot be said to be minimal or non-existent and the Board of Appeal therefore erred in holding that proof of genuine use of the trade mark at issue had not been adduced in respect of those goods.