Gedoogtermijn begint pas te lopen vanaf de kennisname van gebruik van de inschrijving van een jonger merk, niet het gebruik

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 31 juli 2017, IEFbe 2319; IEF 17043 (Merck Sharp & Dohme tegen MSD Europe) Merkenrecht. Uit het feit dat MSD op de hoogte was van het gebruik van de niet-ingeschreven merken, en die merken nadien pas worden ingeschreven, volgt geen gedogen. De kennis in de periode vóór de inschrijving van gebruik van die merken is irrelevant. De termijn van gedogen begint pas te lopen vanaf de kennisname van het gebruik van de inschrijving van het jongere merk en dus niet vanaf de loutere kennisname van dat gebruik vóór de inschrijving van dat jongere merk. Verwerende partij bewijst niet dat MSD het concrete gebruik van haar ingeschreven merken bewust heeft gedoogd. Het voeren van een eerdere oppositie impliceert eveneens niet dat MSD het gebruik van dat ingeschreven merk gedoogt.

“Dit impliceert ipso facto niet dat MSD zich later niet zou kunnen verzetten tegen het concrete gebruik van dat merk, ook niet tegen de waren in andere klassen dan deze tegen welke MSD destijds oppositie heeft ingesteld. De oppositie toont aan dat er geen gedogen is en MSD zich heeft verzet tegen de inschrijving. Men mag er daarna logischerwijze van uitgaan dat verwerende partij zich houdt aan de gevolgen van haar schrapping, met name om het merk niet te gebruiken voor medische of orthopedische waren en, a fortiori, voor andere waren en diensten die zelfs niet onder het merk vallen.

MSD moest na de ingebrekestelling van 1996 en de oppositie in 2008 inderdaad niet verder opvolgen of, hoe en in welke mate verwerende partij enig/welk teken en in relatie tot welke waren zou gaan gebruiken. Dat zou een vermoedelijk gedogen impliceren, of een behoren te weten”

Het merkenrecht geldt als lex specialis en aanvaardt geen verdere toepassing van nationale figuren van rechtsverwerking, als lex generalis.

De gemiddelde consument van sport-, fitness en gezondheidsproducten is niet enkel de gespecialiseerde handelaar of kinesist, maar ook de eindgebruiker-patiënt. Verwarringsgevaar in hoofde van de groep met het laagste aandachtsniveau volstaat. Omwille van de objectieve eigenschappen van de waar zal hun aandachtsniveau licht verhoogd zijn.

De overeenstemming tussen merk en teken is evident. De verschillen zijn dermate onbeduidend dat zij zullen ontsnappen aan de aandacht van de consument. Merk en tekens zijn identiek.

De farmaceutische producten gedekt door de eerdere merken zijn in hoge mate soortgelijk aan het verhandelde (para)medisch materiaal, zoals fysieke therapie-, rehabilitatie-, sporten fitnessinstrumenten voor medisch gebruik en medisch hulpmateriaal, waaronder koude en warmtepakken, mondmaskers en medische handschoenen alsmede de diensten van groothandel van die waren.

“Gelet op het feit dat de MSD Merken en de gewraakte tekens heel sterk overeenstemmen, sterk soortgelijk zijn, en de MSD Merken een groot onderscheidend vermogen hebben, bestaat er een gevaar op verwarring in hoofde van de gemiddelde consument: de consument (en zelfs de professionele aankoper of handelstussenpersoon) kan verkeerdelijk van mening zijn dat de "MSD" gemerkte waren van verweerster en de groothandeldiensten die zij aanbiedt onder het teken "MSD" of "MSD Europe", in wezen van MSD afkomstig zijn, terwijl zulks uiteraard niet het geval is”.