Geen soortnaam voor kersenpitkussens
Rechtbank Breda, 12 mei 2010, HA ZA 09-1200, S. tegen R.E.M. Holding (met dank aan Nanda Ruyters, AKD)
Merkenrecht. Domeinnaam. Procedure na uitspraak WIPO Arbitration and Mediation Center. Onvoldoende aannemelijk dat HITTEPIT is verworden tot soortnaam voor kersenpitkussens. Het merkrecht van gedaagde is derhalve niet vervallen. Van gedaagde kan niet worden verlangd dat zij tegen elk beschrijvend gebruik optreedt. Normaal gebruik: gebruik voor kersenpitkussen valt onder depot voor ‘(warmwater)kruiken’.
Eiser maakt middels domeinnaam hittepit.nl inbreuk op het merkrecht van gedaagde en moet o.a. aangeven hoeveel traffic er is geweest van die domeinnaam naar de hoofdwebsite van eiser en hoeveel producten er zijn verkocht aan bezoekers die via hittepit.nl op die hoofdsite terecht zijn gekomen.
3.5. De stelling van S. wordt gepasseerd. S. heeft onvoldoende feiten of omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat HITTEPIT tot soortnaam is verworden. De door S. gestelde omstandigheden dat het woord hittepit in Van Dale en op mijnwoordenboek.nl is opgenomen en dat hittepit in het kinderboek "De avonturen van Zipje en Zopje" als soortnaam wordt gebruikt, zijn onvoldoende om aan te nemen dat HITTEPIT in de handel is verworden tot soortnaam. Dit geldt temeer nu REM als productie 14 bij conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie kopieën van advertenties heeft overgelegd waaruit blijkt dat aanbieders van het HITTEPIT kersenpitkussen, HITTEPIT als merk gebruiken en REM als productie 15 kopieën van verkoopsites heeft overgelegd waaruit blijkt dat aanbieders van kersenpitkussens van een ander merk, HITTEPIT niet als de beschrijvende naam gebruiken maar de algemene term kersenpitkussen.
3.6. Daarnaast heeft S. geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat door toedoen of nalaten van REM het merk HITTEPIT tot soortnaam is verworden. Uit de bij conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie overgelegde productie 14 met een afbeelding van een verpakking van een HITTEPIT kersenpitkussen blijkt dat REM zelf HITTEPIT als merk gebruikt. De merkfunctie van HITTEPIT wordt benadrukt door de typografie en het gebruik van de soortnaam kersenpitkussen naast het merk HITTEPIT. De door S. genoemde omstandigheid dat REM zelf in een foldertje HITTEPIT (tevens) beschrijvend heeft gebruikt, is onvoldoende om hieraan af te doen. Dat REM alle jaren het @-symbool niet, althans niet consequent, bij het merk heeft gebruikt -hetgeen REM overigens betwist- doet evenmin af aan het gebruik van HITTEPIT als merk en is geen grond om aan te nemen dat HITTEPIT door toedoen of nalaten van REM is verworden tot een soortnaam. Uit de door REM overgelegde brief d.d. 26 november 2006 van Van Dale blijkt dat REM zich inspant om te voorkomen dat HITTEPIT een soortnaam wordt. S. heeft niet gesteld dat REM reeds voor de comparitie op de hoogte was van het gebruik van HITTEPIT op mijnwoordenboek.nl en in voornoemd kinderboek, zodat zij hiertegen niet heeft kunnen optreden, nog daargelaten dat niet van REM kan worden verlangd dat zij tegen elk beschrijvend gebruik optreedt.
3.7. S. legt verder aan haar vorderingen en verweer in reconventie ten grondslag dat het recht op het merk HITTEPIT -naar de rechtbank begrijpt- op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE is vervallen omdat het merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaren niet is gebruikt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. (…) Het merk HITTEPIT wordt immers niet door REM voor (warmwater)kruiken gebruikt maar voor kersenpitkussens.
3.8. Deze stelling van S. wordt gepasseerd. Naar het oordeel van de rechtbank dient de aanduiding "(warmwater)kruiken" te worden opgevat in de zin van een warmtebron. Vaststaat dat het merk HITTEPIT als zodanig wordt gebruikt. Bovendien valt een kersenpitkussen binnen de algemene ruime aanduiding "gerei voor de huishouding (niet van edele metalen of verguld of verzilverd)".
Lees het vonnis hier.
