Geen uitputting: verkoop van parallelgeïmporteerde producten door Depo-Markt is onrechtmatig

Rb. Den Haag 4 september 2024, IEF 22240; C/09/656699 / HA ZA 23-1014 (Duru Bulgur tegen Depo-Markt). Duru Bulgur is een Turks levensmiddelenbedrijf en houdster van het Uniebeeldmerk met woordelement DURU. Haar producten worden geëxporteerd naar zowel EU-landen als landen buiten de EU. De verpakkingen van de producten voor de Turkse markt bevatten alleen productinformatie in het Turks, terwijl die voor de Europese markt zijn voorzien van informatie in verschillende Europese talen. Duru Bulgur procedeert tegen Depo-Markt, een groothandel in levensmiddelen en verpakkingen voor zowel ondernemingen als consumenten. Duru Bulgur is erachter gekomen dat twee van haar producten in de fysieke winkel van Depo-Markt in Den Haag onder andere in de Turkse variant worden verkocht. Zij heeft met toestemming van de voorzieningenrechter conservatoir bewijsbeslag en beslag tot afgifte gelegd onder Depo-Markt. Duru Bulgur vordert bij de rechtbank dat Depo-Markt wordt bevolen om de gehele voorraad van parallelgeïmporteerde producten te verstrekken aan Duru Bulgur en om iedere verdere verhandeling van dergelijke producten te staken. Ook vordert zij een verklaring voor recht dat Depo-Markt onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld en vordert zij opgave van de productie- en distributiekanalen van Depo-Markt ten aanzien van de producten in kwestie. Tot slot vordert Duru Bulgur een schadevergoeding voor het onrechtmatig handelen.

De rechtbank verwerpt allereerst het verweer van Depo-Markt dat Duru Bulgur misbruik maakt van haar bevoegdheid. Ook is de beslaglegging, anders dan Depo-Markt beweert, niet 'rauwelijks' uitgevoerd. Daarnaast volgt de rechtbank Depo-Markt niet in haar stelling dat de verkoop van de producten geen merkinbreuk vormt vanwege uitputting.Het is aan Depo-Markt als aangesproken partij om uitputting te bewijzen en zij voert in dit geval onvoldoende bewijs aan. Het enkele feit dat de Belgische leverancier van Depo-Markt pallets heeft geleverd die nooit zijn herverpakt en waar zowel Turkse als Europese varianten van de Duru-producten hebben ingezeten, is onvoldoende om te stellen dat deze producten met toestemming van Duru Bulgur in de EU in de handel zijn gebracht. Dit betekent dat Depo-Markt inbreuk maakt op de merkrechten van Duru Bulgur en dat het gevorderde inbreukverbod wordt toegewezen. De vordering tot een verklaring voor recht wordt afgewezen wegens gebrek aan belang, aangezien toewijzing van de verbodsvordering hetzelfde effect heeft. De gevorderde afgifte van de gehele voorraad wordt ook afgewezen, omdat Depo-Markt onweersproken heeft aangevoerd dat de inbreukmakende voorraad inmiddels is vernietigd. Verder wordt de vordering tot opgave afgewezen, omdat uit de feiten en omstandigheden niet is af te leiden dat Depo-Markt zich schuldig maakt aan grootschalige parallelimport. Het lijkt hier om een inbreuk te gaan van beperkte omvang die geen opgaveverplichting rechtvaardigt. Tot slot wordt de vordering tot schadevergoeding afgewezen, nu Duru Bulgur de door haar concreet geleden schade onvoldoende heeft onderbouwd.

4.10. In het licht van het voorgaande heeft Depo-market, tegenover de gemotiveerde betwisting door Duru Bulgur, geen (begin van) bewijs geleverd dat de bij Depo-market aangetroffen Turkse zakken voorzien van het merk DURU met (impliciete) toestemming van Duru Bulgur in de EER in de handel zijn gebracht. De enkele door haar aangevoerde omstandigheid dat de 5.700 zakken ook gemengd (dus zowel Turkse als Europese zakken) bij haar leverancier Dam-market zouden zijn aangeleverd, is hiervoor onvoldoende. Los van het feit dat dit niet op enige wijze met stukken is gestaafd, heeft Depo-market geen verdere omstandigheden aangevoerd op grond waarvan die (impliciete) toestemming kan worden aangenomen. Zo is niet aangevoerd wie de leverancier is van Dam-market (gevestigd binnen of buiten de EER) of deze leverancier eventueel een derde is die economisch verbonden is met de merkhouder en hoe de (impliciete) toestemming van Duru Bulgur uit die levering aan Dam-market ten aanzien van die specifieke zakken voorzien van het DURU merk kan worden afgeleid. Onder deze omstandigheden slaagt het door Depo-market gedane beroep op uitputting van de merkrechten op de Turkse zakken voorzien van het DURU merk niet, zodat Depo-market — door het aanbieden van deze zakken in haar winkel, deze zakken daartoe in voorraad te hebben en te verkopen — inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Duru Bulgur ingevolge artikel 9 lid 2 sub a UMVo.

4.13. De gevorderde afgifte van de gehele voorraad Turkse zakken voorzien van het DURU merk wordt afgewezen. Op 7 augustus 2023 is op die voorraad (in totaal 29 Turkse zakken Duru Bulgur – Pilavlik bulgur) beslag gelegd. Hoewel in de beschikking van deze rechtbank van 3 augustus 2023 onder 3.13 is bepaald — zoals verzocht — dat de in beslag tot afgifte genomen zaken in gerechtelijke bewaring zullen worden gegeven, heeft de deurwaarder 28 inbeslaggenomen Turkse zakken Duru Bulgur – Pilavlik bulgur achtergelaten bij Depo-market met de mededeling (zie WhatsApp-bericht onder 2.9) dat de producten niet mogen worden verkocht. Depo-market heeft deze zakken echter niet meer in haar bezit. Zij heeft (onweersproken) aangevoerd dat de inbeslaggenomen zakken samen met de Europese zakken zijn teruggezonden aan haar leverancier Dam-market. De eigenaar van Dam-market heeft verklaard dat de 28 zakken DURU producten, die retour zijn ontvangen van Depo-market, zijn vernietigd (zie hiervoor onder 2.12). Hoewel Duru Bulgur zich op het standpunt stelt, dat deze zakken onrechtmatig aan het beslag zijn onttrokken, heeft zij hieraan geen consequenties (door middel van het instellen van vorderingen op dit punt) verbonden. Eén en ander houdt in dat Depo-market deze producten niet meer kan afgeven, zodat de vordering tot afgifte van de 28 inbeslaggenomen zakken niet toewijsbaar is.

4.16. Uit het voorgaande volgt dat het hier gaat om een startende onderneming, die 5700 zakken voorzien van het DURU merk heeft ingekocht bij Dam-market, waarvan 31 zakken (proefaankopen van 16 juli 2023 en de beslaglegging op 7 augustus 2024) parallel geïmporteerd bleken te zijn. De in het beslagrekest ingenomen stelling van Duru Bulgur dat Depo-market op grote schaal handelt in parallel geïmporteerde producten is door de constateringen tijdens de beslaglegging niet bevestigd. Integendeel, het aandeel van de Turkse zakken lijkt zeer beperkt te zijn. Hoewel niet duidelijk is hoeveel producten van de bij Dam-market ingekochte partij reeds waren verkocht ten tijde van de beslaglegging op 7 augustus 2023, rees bij Duru Bulgur naar aanleiding van de proefaankopen het vermoeden dat sommige producten ongeoorloofde parallelhandel betroffen. De constateringen tijdens de beslaglegging bevestigt eerder dit vermoeden dan dat een staving is van de stelling dat sprake is van een grootschalige handel in parallel geïmporteerde goederen. De inkoopfactuur van de partij waarin de Turkse zakken zich bevonden, is overgelegd door Depo-market (zie r.o. 2.3). Depo-market heeft onbetwist aangevoerd dat de ingekochte 5700 zakken Duru Bulgur producten tien graansoorten betrof. Slechts van twee graansoorten, te weten Duru Bulgur – Pilavlik bulgur en Duru Bulgur – köftelik bulgur (kisirlik), zijn ook Turkse zakken aangetroffen. Van de andere acht graansoorten zijn geen Turkse zakken aangetroffen. Ook dit duidt erop dat van de 5700 ingekochte zakken Duru Bulgur producten het merendeel bestond uit Europese – en dus niet inbreukmakende – zakken.