Geen verwarringsgevaar of reputatieschade: Gerecht EU wijst oppositie Tamasu Butterfly af

Gerecht EU 24 september 2025, IEF 22958; IEFbe 3995, ECLI:EU:T:2025:892 (Tamasu Butterfly Europa GmbH tegen EUIPO). Tamasu Butterfly Europa GmbH, een Duitse onderneming actief in onder meer sportartikelen en -kleding, stelt beroep in bij het Gerecht tegen een beslissing van de Kamer van Beroep. Aanleiding is de internationale inschrijving van het woordmerk BTFY door het Britse bedrijf Domu Brands Ltd, waarbij bescherming in de Europese Unie is gevraagd. Tamasu verzet zich tegen deze inschrijving op basis van haar oudere rechten, waaronder het Uniewoordmerk Butterfly, alsook handelsnamen zoals Butterfly en BTY die in Duitsland zouden worden gebruikt. Het EUIPO heeft de oppositie afgewezen, omdat het de tekens onvoldoende gelijkend acht en ook geen sprake ziet van reputatieschade of verwarringsgevaar. De Kamer bevestigt deze beslissing, waarna Tamasu zich tot het Gerecht wendt. Tamasu voert drie middelen aan.Ten eerste zou het EUIPO artikel 8, lid 1, onder b, van de Uniemerkenverordening hebben geschonden door te concluderen dat er geen verwarringsgevaar bestaat tussen Butterfly en BTFY. Het Gerecht bevestigt dit oordeel en stelt vast dat de tekens visueel, fonetisch en conceptueel duidelijk van elkaar verschillen. Zo is Butterfly een betekenisvol Engels woord, terwijl BTFY geen duidelijke betekenis heeft en onvoldoende is aangetoond dat het publiek dit als afkorting van Butterfly zou herkennen. Daarmee kan verwarringsgevaar worden uitgesloten. 

Ten tweede beroept Tamasu zich op artikel 8, lid 5, van de verordening, stellende dat haar bekende merk Butterfly reputatieschade kan lijden door het gebruik van het teken BTFY. Ook dit middel wijst het Gerecht af, met de overweging dat een zekere mate van overeenstemming tussen de tekens een noodzakelijke voorwaarde is voor toepassing van deze bepaling. Aangezien het Gerecht eerder al heeft vastgesteld dat van dergelijke overeenstemming geen sprake is, kan het beroep op deze grondslag evenmin slagen. Ten derde verwijst Tamasu naar artikel 8, lid 4, en stelt dat haar handelsnamen Butterfly en BTY, die in Duitsland zouden worden gebruikt, bescherming bieden tegen de inschrijving van BTFY. Wat betreft Butterfly oordeelt het Gerecht dat ook volgens het Duitse recht verwarringsgevaar ontbreekt, omdat de tekens onvoldoende overeenstemmen. Voor het teken BTY oordeelt het Gerecht dat Tamasu onvoldoende heeft aangetoond dat deze aanduiding daadwerkelijk als handelsnaam wordt gebruikt in Duitsland en bovendien dat dit gebruik meer dan louter lokaal belang heeft, een vereiste onder artikel 8, lid 4. Het beroep op nationale handelsnaamrechten kan dan ook geen beletsel vormen voor de registratie van BTFY. Op basis van deze overwegingen verwerpt het Gerecht het beroep in zijn geheel. Tamasu wordt veroordeeld tot betaling van haar eigen proceskosten en die van de interveniërende partij, Domu Brands. Het EUIPO draagt zijn eigen kosten, omdat geen zitting heeft plaatsgevonden.

34      In the present case, first, it must be pointed out that the earlier mark consists of nine letters (‘b’, ‘u’, ‘t’, ‘t’, ‘e’, ‘r’, ‘f’, ‘l’ and ‘y’), whereas the mark applied for is a short sign consisting of only four letters (‘b’, ‘t’, ‘f’ and ‘y’). The mark applied for is therefore less than half of the length of the earlier mark. Second, although the letters which make up the mark applied for appear in the earlier mark, that earlier mark is the term ‘butterfly’, in which the four letters which make up the mark applied for form a whole together with the remaining five letters (‘u’, ‘t’, ‘e’, ‘r’ and ‘l’). Third, it is true that the signs at issue both contain the two consonants ‘t’ and ‘f’, but in different positions, which appear, respectively, in the third and seventh positions in the earlier mark and in the second and third positions in the mark applied for. Moreover, unlike the mark applied for, the earlier mark contains the double consonant ‘t’. In the light of the foregoing and of the fact that the average consumer only rarely has the chance to make a direct comparison between the different marks but must rely on his or her imperfect recollection of them (judgment of 22 June 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, paragraph 26), it must be held that the four letters of which the mark applied for consists will probably not be perceived separately in the earlier mark. It follows that, taken as a whole, the earlier mark gives a different visual impression from that given by the mark applied for.

73      In the light of the foregoing, it must be borne in mind that, for the purposes of applying Article 8(1)(b) of Regulation 2017/1001, a likelihood of confusion presupposes both that the marks at issue are identical or similar and that the goods or services which they cover are identical or similar, and that those conditions are cumulative (see judgment of 22 January 2009, Commercy v OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, paragraph 42 and the case-law cited).