Geen verzet Service-Bund mogelijk nu 2e merk beschouwd wordt als gebruik van het 1e merk in afwijkende vorm

Rechtbank Oost-Brabant 5 juli 2017, IEF 16931; ECLI:NL:RBOBR:2017:3508 (Service-Bund tegen Rodeo Nederland Beheer) Merkenrecht. SB is een verband van 30 middelgrote toeleveranciers van levensmiddelen voor de horeca. Houdster van het internationale woordmerk 'Rodeo'. Rodeo exploiteert een franchiseformule voor restaurants in Nederland en België en heeft in dit kader een Benelux woord- en beeldmerken 'Saloon Restaurant Rodeo' en 'Rodeo Latin American Grill Restaurant' gedeponeerd. Rodeo biedt daarnaast op haar menukaart verschillende gerechten aan onder de naam 'Rodeo' en heeft de website: www.restaurant-rodeo.nl. SB verzet zich niet tegen het gebruik van het 1e Rodeomerk. De rechtbank stelt dat haar merk in de Benelux in die periode heeft bloot gestaan aan vervallenverklaring waardoor verzet door SB ook niet mogelijk zou zijn geweest. Nu de meest dominante en onderscheidende bestanddelen (het woord 'Rodeo' en de afbeelding van de stier) aanwezig zijn in beide Rodeomerken, kan het 2e Rodeomerk worden beschouwd als gebruik van het 1e Rodeomerk in afwijkende vorm. Nu SB zich niet kan verzetten tegen het 1e Rodeomerk kan zij dit ook niet t.a.v. het 2e Rodeomerk. Verder ook geen sprake van verwarringsgevaar of inbreuk door gebruik van handelsnaam, domeinnaam en als teken voor vleesproducten. De rechtbank wijst de vorderingen af.

4.2. De rechtbank stelt het volgende voorop.

Service Bund verzet zich niet tegen het gebruik door Rodeo van het in 2001 ingeschreven 1e Rodeomerk in de Benelux en roept evenmin daarvan de nietigheid in. De rechtbank overweegt in dat kader dat Service Bund ook niet heeft aangetoond dat zij ten tijde van de registratie van het 1e Rodeomerk in 2001 en in de vijf daaraan voorafgaande jaren normaal gebruik heeft gemaakt van haar woordmerk “Rodeo” in de Benelux, zoals Rodeo terecht aanvoert. Service Bund heeft slechts een aantal facturen overgelegd, waaruit blijkt dat één van de bij haar aangesloten bedrijven (Josef Mettler Verwaltungs GmbH) in 2011 vleesproducten van het merk Rodeo heeft verhandeld in Luxemburg. Ander/eerder gebruik van haar merk in de Benelux heeft Service Bund niet aangetoond. Het merk van Service Bund heeft daarom bloot gestaan aan vervallenverklaring, althans voor zover het merk was ingeschreven voor de Benelux. Dit volgt uit artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE, waarin is bepaald dat het recht op een merk (binnen in artikel 2.27 BVIE gestelde grenzen) vervallen wordt verklaard als er gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Nu het 1e Rodeomerk is gedeponeerd in een periode waarin het merk van Service Bund voor de Benelux vervallen kon worden verklaard, staat lid 3 van artikel 2.27 BVIE eraan in de weg dat Service Bund zich op grond van artikel 2.20 lid b en c zou kunnen verzetten tegen het gebruik van het 1e Rodeomerk en staat lid 4 van artikel 2.27 BVIE eraan in de weg dat Service Bund de nietigheid van dat merk zou kunnen inroepen. Service Bund heeft dat dan ook terecht niet gedaan.

4.5. De rechtbank overweegt als volgt. Het woord “Rodeo” is het meest dominante en onderscheidende bestanddeel, zowel van het 1e als van het 2e Rodeomerk. Auditief en begripsmatig is dit bestanddeel in beide merken identiek. Het lettertype is hetzelfde gebleven, alleen de uitvoering (vorm) van het lettertype wijkt enigszins af. Het tweede dominante en onderscheidende bestanddeel in het 1e Rodeomerk is de gestileerde stier. Deze zelfde gestileerde stier komt, zij het kleiner en tweemaal in plaats van éénmaal, terug in het 2e Rodeomerk, dat in een vierkant is geplaatst en in kleur is uitgevoerd. In het vierkant zijn twee dominante (stieren)hoorns toegevoegd. Begripsmatig is de stier daarmee extra aanwezig in het 2e Rodeomerk. Het woord “Saloon” uit het 1e Rodeomerk komt in het 2e Rodeomerk niet terug, maar is naar het oordeel van de rechtbank weinig onderscheidend. Het niet-onderscheidende woord “Restaurant” komt in het 2e Rodeomerk terug, maar dan voorafgegaan door de evenmin onderscheidende woorden “Latin American Grill”. Het publiek zal zowel het 1e als het 2e Rodeomerk opvatten als naam van een restaurant(keten).

Gelet op het feit dat de twee onderscheidende bestanddelen van het 1e Rodeomerk, te weten het woord “Rodeo” en het beeld/begrip van de stier, terugkomen in het 2e Rodeomerk, is naar het oordeel van de rechtbank het onderscheidend vermogen van het 1e Rodeomerk in de vorm waarin het is ingeschreven in het 2e Rodeomerk niet gewijzigd. Aldus kan het gebruik van het 2e Rodeomerk worden beschouwd als gebruik van het 1e Rodeomerk in afwijkende vorm. Daarbij is niet van belang dat het 2e Rodeomerk zelf ook is ingeschreven in het merkenregister, zoals volgt uit het arrest HvJ EU 25 oktober 2012, nr. C-553/11 (Rintisch).

Service Bund heeft op zich gelijk dat de coëxistentieregeling beperkt moet worden opgevat, maar dat kan haar in dit geval niet baten. Gegeven de coëxistentie van het merk “Rodeo” van Service Bund en het 1e Rodeomerk, kan Service Bund het gebruik van het onderscheidende teken “Rodeo” door Rodeo voor haar restaurants niet tegengaan. Rodeo is niet verplicht haar merk alleen te gebruiken in de vorm waarin het is ingeschreven. Zoals het HvJ EU heeft overwogen in het arrest Rintisch, is het de houder van het ingeschreven merk immers toegestaan tijdens het commerciële gebruik ervan variaties aan het teken aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd. Met andere woorden mag Rodeo ook andere vormen van haar merk gebruiken, zolang die kunnen worden beschouwd als gebruik van het 1e Rodeomerk in afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven wordt gewijzigd.