Gegronde reden voor verzet gereviseerde EPAL-pallets

Rechtbank Den Haag 31 augustus 2016, IEF 16212; ECLI:NL:RBDHA:2016:10248 (handel gerepareerde pallets) Merkenrecht. Het gaat hier om het verhandelen van gerepareerde pallets voorzien van Uniemerk EPAL. Er is sprake van een wijziging van de toestand van de waren; het publiek is niet geïnformeerd dat deze reparaties ongeautoriseerd zijn. Er is een gegronde reden voor verzet tegen verhandeling (art.13 lid 2 UMVo). Een beroep op uitputting komt PHZ niet toe nu zij niet heeft gesteld dat de gerepareerde Europallets die zij aanbiedt door of met toestemming van EPAL (in gerepareerde toestand) in het verkeer zijn gebracht. De tijdens reparaties aangebrachte wijzigingen zijn niet van ondergeschikte aard en dus een wijziging in de toestand van de waren in de zin van artikel 13 lid 2 UMVo.

Overeenkomstig Europese rechtspraak kan een gegronde reden voor verzet tegen gereviseerde waren ontbreken indien ofwel het merk wordt verwijderd of onzichtbaar wordt gemaakt, ofwel degene die gerepareerde/gereviseerde waren verhandelt bij die verhandeling alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder toezicht van de merkhouder gereviseerde producten. Dat PHZ niet (actief) de indruk wekt tot het EPAL-distributienetwerk te behoren of bijzondere band suggereert, is onvoldoende, PHZ dient actief de genoemde indruk en suggestie weg te nemen. Aan PHZ wordt een verbod opgelegd.

4.10. Overeenkomstig de eerdergenoemde en meer recente Europese rechtspraak2 kan in een situatie waarin gereviseerde waren worden aangeboden niettemin een gegronde reden voor verzet ontbreken indien ofwel het merk wordt verwijderd of onzichtbaar wordt gemaakt, ofwel degene die gerepareerde/gereviseerde waren verhandelt bij die verhandeling alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder toezicht van de merkhouder gereviseerde producten. Onvoldoende is dus, zoals PHZ stelt, dat zij niet (actief) de indruk wekt tot het distributienetwerk van EPAL te behoren of niet (actief) een bijzondere band met EPAL suggereert. Het gaat er juist om dat PHZ actief de genoemde indruk en suggestie dient weg te nemen c.q. voorkomen.

4.11. Dat PHZ het EPAL-merk niet heeft verwijderd of onzichtbaar gemaakt, staat vast. Op de website van PHZ worden Europallets zonder enig voorbehoud en aanvullende mededeling onder het EPAL-merk aangeboden, terwijl het publiek nergens uit kan afleiden dat eventuele reparaties niet door of namens EPAL zijn verricht. Uit dit enkele feit blijkt reeds dat PHZ niet alles heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder toezicht van de merkhouder gereviseerde producten. Zo kan bij afnemers de onjuiste indruk worden gewekt dat er een economische band bestaat tussen EPAL en PHZ, meer in het bijzonder dat laatstgenoemde tot het distributienet van de merkhouder behoort, dat PHZ gelicentieerd is om reparaties te verrichten, of dat er een andere bijzondere band tussen hen bestaat. EPAL heeft gelet op het voorgaande dus nog steeds een gegronde reden zich tegen de verhandeling van de gerepareerde Europallets te verzetten.

De vordering

4.16. Het voorgaande leidt ertoe dat PHZ een verbod zal worden opgelegd met betrekking tot de verhandeling van gerepareerde pallets voorzien van het EPAL-merk, een en ander als in het dictum te melden. Gelet op de bewoording van artikel 13 lid 2 UMVo kan de merkhouder zich slechts tegen de verdere verhandeling van gewijzigde waren verzetten, niet tegen wijziging/reparatie zonder meer. Nu EPAL ook niet heeft gesteld dat het enkele repareren (los van de gestelde merkinbreuk) anderszins onrechtmatig is, zal het verbod zich niet kunnen uitstrekken tot het enkele repareren van Europallets. Het verbod zal gelding hebben voor de Europese Unie omdat het is gebaseerd op een Uniemerk.

4.17. EPAL heeft niet aannemelijk gemaakt welk afzonderlijk belang zij - naast het toe te wijzen verbod - bij de sub 1 van het petitum gevorderde verklaring voor recht heeft. Een dergelijke verklaring is in elk geval niet vereist als grondslag voor het onder 5 en 6 gevorderde, zoals EPAL stelt; daarvoor is toereikend het oordeel dat sprake is van merkinbreuk, en toewijzing van die vorderingen als na te melden. De gevorderde verklaring zal dus worden afgewezen.

4.18. De vordering tot afgifte van de pallets wordt toegewezen. Dat, zoals PHZ heeft aangevoerd, aan de voorwaarden voor toewijzing van afgifte ‘bij wijze van schadevergoeding’ (artikel 2.21 lid 3 BVIE3) niet is voldaan, wordt verworpen. De merkinbreuk, die aan PHZ is toe te rekenen, is onrechtmatig en heeft, zo heeft PHZ onvoldoende gemotiveerd weersproken, reputatieschade tot gevolg. De overtreden norm strekt tot bescherming van de merkhouder EPAL. Het verweer van PHZ dat afgifte disproportioneel is omdat het afkwasten/weglakken van het merk een werkzaam alternatief is, slaagt niet. EPAL heeft onbestreden aangevoerd dat PHZ tot dusver heeft geweigerd de pallets af te geven of de merken af te kwasten, en dat het een inbreuk van serieuze aard betreft. Immers heeft PHZ met alle gerepareerde Europallets die zij aanbiedt inbreuk gemaakt op de rechten van EPAL. Om dezelfde reden zal de vordering tot het verlenen van machtiging om de vernietiging van de afgegeven pallets op kosten van PHZ te laten plaatsvinden, worden toegewezen.

4.19. EPAL heeft de stelling van PHZ dat zij geen van de in sub 2b van het petitum bedoelde werktuigen/instrumenten onder zich heeft omdat zij niet het EPAL-merk aanbrengt, onbestreden gelaten. Vordering 2b wordt daarom afgewezen.

4.20. De gevorderde opgave wordt toegewezen. De opgave wordt beperkt tot verhandeling van gerepareerde pallets voorzien van het EPAL-merk nu het (verdere) verhandelen de handeling is waarop artikel 13 lid 2 UMVo ziet.

4.24 Als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij zal PHZ worden veroordeeld in de kosten van het geding. EPAL vordert ter zake een bedrag van € 12.186,51 (inclusief verschotten en kantoorkosten). PHZ heeft dit bedrag niet bestreden. EPAL heeft geen onderverdeling gemaakt naar gelang de grondslagen merkinbreuk respectievelijk onrechtmatige daad. Nu echter het aspect onrechtmatige daad in wezen een te verwaarlozen plaats inneemt in de stukken, op dezelfde feiten berust als de merkinbreuk, en ter zitting niet nader is besproken, zal de rechtbank 100% van de gevorderde kosten toerekenen aan de grondslag merkinbreuk. Een bedrag van € 12.186,51 zal worden toegewezen.

De beslissing

De rechtbank
5.1. gebiedt PHZ met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het verder verhandelen van pallets voorzien van het EPAL-merk die gerepareerd zijn door een ander dan EPAL of diens licentienemers (hierna: inbreukmakende producten of inbreukmakend product), zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat PHZ hiermee in gebreke blijft, dan wel – zulks ter keuze van EPAL – van een dwangsom van € 100,- per in strijd hiermee verhandeld inbreukmakend product;

5.2. beveelt PHZ om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan EPAL alle onder zich bevindende pallets voorzien van het EPAL-merk af te geven die door PHZ zijn gerepareerd op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat PHZ met de afgifte in gebreke blijft;

Op andere blogs:
Charlotte's law
Dohmen