Gelet op de evidente verwijzing
Gerechtshof Amsterdam, 28 december 2010, LJN: BP1382, Travel Card Nederland B.V. tegen Multi Tank Card B.V.,
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Reclamerecht. AdWords. Tankpassen. Appellant Travel Card maakt bezwaar tegen het gebruik als adword van de aanduiding ‘travelcard’ door geïntimeerde Multi Tank Card (niet verschenen in HB). Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Vzr. Rechtbank Haarlem, 4 mei 2010, IEF 8820), oordelend dat TRAVEL CARD wèl (enig) onderscheidend vermogen heeft en een rechtsgeldig merk is, zij het met een beperkte beschermingsomvang.
Het gebruik van 'travelcard' als adword maakt (sub b) inbreuk op het merk, nu het “gelet op de evidente verwijzing naar het teken waaronder TC haar diensten op de markt brengt, verwarringsgevaar [doet] ontstaan met betrekking tot de herkomst van de aangeboden diensten.” Het gebruik als adword van losse woorden 'travel' en 'card' is niet inbreukmakend. Gebruik door eiser van het adwordcombinatie ‘multi tank card’ levert eveneens geen verwarring op. In citaten:
Onderscheidend vermogen: 4.3.1. TC stelt zich naar het voorlopig oordeel van het hof terecht op het standpunt dat de aanduiding ‘travelcard’, en derhalve het onderhavige woordmerk in zijn geheel beschouwd, niet als een (in de Benelux) gebruikelijke of voor de handliggende omschrijving van een tankpas(systeem) kan worden aangemerkt. Het teken ‘travelcard’ heeft in zoverre in dat specifieke kader wel (enig) onderscheidend vermogen en stelt aldus het relevante publiek in staat om de betrokken diensten als afkomstig van een onderneming te onderscheiden. Dat het relevante publiek bij het horen van de bestanddelen travel en card een verband zal leggen met reizen en betaal- en kredietkaarten is niet voldoende om hier anders over te oordelen. Aangenomen moet derhalve worden dat sprake is van een rechtsgeldig merk, zij het met een zwak onderscheidend vermogen en een navenant beperkte beschermingsomvang.
Adwords: 4.4. Het gebruik van het (aaneengeschreven) adword ‘travelcard’ door MTC teneinde internetgebruikers op de door haar aangeboden diensten te attenderen doet, gelet op de evidente verwijzing naar het teken waaronder TC haar diensten op de markt brengt, verwarringsgevaar ontstaan met betrekking tot de herkomst van de aangeboden diensten en vormt naar het voorlopig oordeel van het hof inbreuk op het merkrecht van TC waartegen deze zich (in ieder geval) op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE kan verzetten. In verband met het beschrijvende karakter van de bestanddelen van dat merk geldt dit echter niet voor het gebruik als zoekterm van de afzonderlijke woorden ‘travel’ en ‘card’ noch voor de combinatie daarvan als de woorden los worden geschreven. Mede gelet op het bepaalde in artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE brengt het feit dat het om een betaalkaart (card) gaat die bestemd is om brandstof te betrekken voor het vervoer/reizen (travel) per auto mee dat het gebruik van de hierbedoelde zoektermen concurrenten in beginsel vrij moet staan.
4.5. Dat MTC ‘travelcard’ of ‘travel card’ als handelsnaam voert is voorshands niet aannemelijk. Voldoende duidelijk is dat de vermelding van deze term in haar advertenties niet aan een onderneming doch aan de aard van de aangeboden diensten refereert.
4.9. Als gevolg van dit oordeel is de voorwaarde vervuld waaronder MTC haar – in eerste aanleg onbesproken gebleven- voorwaardelijke tegenvordering heeft geformuleerd. Het hof moet deze daarom alsnog aan de orde stellen.
Het door MTC gevorderde spiegelbeeldige verbod van het gebruik door TC van haar woordmerk Multi Tank Card of daarmee overeenstemmende tekens als adword is in het licht van het hiervoor overwogene in dit kort geding niet toewijsbaar. TC betwist dat zij het gehele woordmerk als adword gebruikt, terwijl voorshands niet aannemelijk is geworden dat door het als adword gebruiken van de (weinig of niet onderscheidende) bestanddelen tank card of tankcard de consument in verwarring kan worden gebracht omtrent de herkomst van de aangeboden diensten. De vordering van MTC zal daarom worden afgewezen.
Lees het arrest hier.
