Gerecht EU: C. & S. in het ongelijk

Gerecht EU 28 juni 2023, ECLI:EU:T:2023:363, IEF 21527 (C. & S./EUIPO) In deze zaak kijkt het Gerecht of het EUIPO correct heeft geoordeeld in het geschil tussen C. & S. en Scruderia AlphaTauri (hierna: Scruderia). C. & S. registreert en vernieuwt in 2011 een merk dat zij al sinds 1957 heeft. Scruderia verzoekt om het merk te laten doorhalen, omdat zij stelt dat C. & S. geen eigenlijk gebruik van het merk heeft gemaakt in de tijd dat zij het gehouden heeft. Het EUIPO geeft Scruderia gelijk, waarop C. & S. bij het Gerecht langsgaat om de beslissing te laten vernietigen. Het EUIPO en Scruderia verzoeken het Gerecht op hun beurt om de beslissing te laten staan.

C. & S. draagt twee grieven tegen de beslissing van het EUIPO aan. De eerste is dat het EUIPO onjuist heeft geoordeeld wat betreft het bewijs dat bestemd was om te bewijzen dat er normaal gebruik van het merk werd gemaakt. Ten tweede stelt C. & S. dat het EUIPO verkeerd oordeelde over het gebruik van een variatie op het ingeschreven merk, omdat het EUIPO stelde dat dit alternatieve merk geen gebruik van het originele merk vormde. 

Ten aanzien van de eerste grief kijkt het Gerecht naar het oordeel van het EUIPO. Daarin is bepaald dat het aangedragen bewijs van C. & S. niet duidt op gebruik van het merk voor de verkoop van kleding, maar in plaats daarvan duit op dienstenverlening in het maken van kleding. Het Gerecht oordeelt dat het bewijs op zichzelf niet voldoende is om te onderbouwen dat het merk gebruikt wordt voor kledingverkoop en dus niet gebruikt kan worden als een merk voor kledingverkoop. De facturatie - aangedragen als bewijs - bevat geen verwijzingen naar het verkopen van kleding en C. & S. houdt zich, zoals zij zelf op de zitting hebben toegegeven, alleen bezig met het produceren van kleding. Daarnaast kan een kledingmerk dat slechts gebruikt wordt in kledingproductie niet worden gebruikt als merk voor kleding, aldus het Gerecht. Een kledingmerk dient consumenten te helpen in het beantwoorden van hun vraag naar een bepaald product en verzorgen dat er geen verwarring tussen producten ontstaat. De productie van kleding is daarom geen normaal gebruik van het merk. De eerste grief treft daarom geen doel.

De tweede grief treft eveneens geen doel. Het Gerecht oordeelt dat de grief namelijk gebaseerd is op het onjuiste idee dat de dikke letters 'CS' het enige deel van het merk is dat onderscheidend vermogen draagt. De rest van de elementen van het merk dragen echter ook een, al is het slechts marginaal, onderscheidendheid ten aanzien van andere elementen. Het weglaten van een van deze elementen is daarom genoeg om aan te nemen dat het merk in een (té) gewijzigde vorm wordt gebezigd. Het verzoek om vernietiging van de uitspraak van het EUIPO door C. & S. wordt afgewezen. 

37 First, it is apparent from Article 18(1) and Article 58(1)(a) of Regulation 2017/1001, referred to in paragraphs 18 and 19 above, that the requirement that there be genuine use of the contested EU trade mark must concern the goods or services ‘in respect of which it is registered’. Those provisions do not indicate that use of a mark in connection with goods or services similar to those in respect of which it is registered can be regarded as genuine use of the mark at issue.

38 In that regard, secondly, since consumers are searching primarily for a product or service which can meet their specific needs, the purpose or intended use of the product or service in question is vital in directing their choices. Consequently, since consumers employ the criterion of the purpose or intended use before making any purchase, it is of fundamental importance in examining whether genuine use has been proved in connection with the goods or services in respect of which the contested mark has been registered (see, by analogy, judgment of 13 February 2007, Mundipharma v OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, paragraph 29). That can be deduced from the fact that, according to the case-law, genuine use must be consistent with the essential function of a trade mark, which is to guarantee the identity of the origin of goods or services to the consumer or end user by enabling him or her, without any possibility of confusion, to distinguish those goods or services from others which have another origin (see, by analogy, judgment of 11 March 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, paragraph 36). The importance of the criterion of the purpose is also consistent with the case-law which states that, when assessing whether use of the trade mark is genuine, regard must be had to all the facts and circumstances relevant to establishing, in particular, whether the commercial use of the mark is real, particularly the practices regarded as warranted in the relevant economic sector as a means of maintaining or creating market shares for the goods and services covered by the mark (judgment of 1 September 2021, Sony Interactive Entertainment Europe v EUIPO – Vieta Audio (Vita), T‑561/20, not published, EU:T:2021:524, paragraph 59).

65 On account of the stylisation and size of the uppercase letter ‘J’, the link which that letter makes between the figurative element representing the group of uppercase letters ‘CS’, on the one hand, and the group of letters ‘eans’, on the other, the size of those latter letters and the fact that the lowercase letter ‘s’ of the word element ‘jeans’ is very similar to the uppercase letter ‘S’ of the figurative element and therefore recalls that letter, it must be held that the word element ‘jeans’ has a weak distinctive character and that it cannot therefore be ignored.

66 Thus, in the circumstances of the present case, the figurative element representing the group of uppercase letters ‘CS’ cannot influence the overall impression which the sign creates in the mind of the relevant public so significantly that the view can be taken that the word element ‘jeans’ is negligible in that overall impression which the contested mark creates.