Gerechtshof oordeelt dat de voorzieningenrechter de uitspraak G2/21 verkeerd heeft uitgelegd

Gerechtshof Den Haag 15 augustus 2023, IEF 21629; zaaknrs. 200/327.532/01 en 200.328.173/01 (BMS/Sandoz c.s.) In dit beroep tegen een uitspraak in kort geding vordert Brystol-Meyer Squibb (hierna: BMS) een verbod voor Sandoz, Centrafarm en Teva (hierna: Sandoz c.s.) om een generiek Apixaban op de markt te brengen. Daarbij wordt beoordeeld of het octrooi van BMS inventief kan worden geacht in het licht van de uitspraak G2/21 van het European Patent Office. BMS brengt het geneesmiddel Eliquis op de markt, met de actieve stof Apixaban, die als bloedverdunner wordt gebruikt. Voor dit octrooi is een aanvullend beschermingscertificaat aangevraagd en verleend. In eerste aanleg oordeelde de voorzieningenrechter dat er een gerede kans was dat het octrooi een nietigheidsprocedure niet zou overleven en werd de vordering tot het inbreukverbod afgewezen, omdat BMS het technisch effect van haar octrooi niet plausibel kon maken en het octrooi daardoor in een bodemprocedure niet-inventief zou worden geacht. Eerder zijn er in andere landen al uitspraken gedaan over het octrooi, waarin het wel inventief werd geacht. In hoger beroep stelt BMS dat de voorzieningenrechter de uitspraak G2/21 verkeerd heeft uitgelegd.

In de G2/21 uitspraak boog de Grote Kamer van Beroep zich onder meer over de vraag wanneer een technisch effect mag worden meegenomen in de beoordeling van de inventiviteit van een octrooi, ook als ten tijde van de prioriteitsdatum geen bewijs aanwezig is dat het octrooi ook daadwerkelijk werkt. Voor G2/21 was onduidelijk of een technisch effect dat niet bewezen was ook mocht worden meegenomen in deze beoordeling. De Grote Kamer van Beroep heeft aangegeven dat een octrooihouder zich op een technisch effect mag beroepen ‘als de gemiddelde vakman, met zijn algemene kennis, het technische effect uit de technische leer van het octrooi kan afleiden’ (zie reason 94 van de uitspraak G2/21).

Het hof stelt dat een octrooihouder zich in het kader van de beoordeling van inventiviteit op een technisch effect mag beroepen als de gemiddelde vakman, met zijn algemene kennis, dit technische effect uit de geopenbaarde technische leer in de patentaanvrage zou afleiden. Onder de technische leer van het octrooi moet worden verstaan ‘hetgeen aan de gemiddelde vakman wordt geleerd over hoe het technische probleem met technische middelen kan worden opgelost’. Als aan deze toets is voldaan, mag de octrooihouder zich beroepen op later publiek geworden bewijs (‘post-published evidence’). Het hof komt tot de conclusie dat het verweer dat er een gerede kans is dat het bestreden octrooi ongeldig zal worden geacht moet worden verworpen, omdat het hof het duidelijk vindt dat de gemiddelde vakman met zijn algemene kennis zou aannemen dat het technische effect zou worden. Dit technische effect wordt meegenomen in de beoordeling van de inventiviteit. Ook wordt waarde gehecht aan buitenlandse oordelen over het octrooi. Het hof verklaart dat het hoger beroep van BMS slaagt en het vonnis van de voorzieningenrechter wordt vernietigd. Sandoz c.s. wordt bevolen om de inbreuk te staken.

6.14 De GKB heeft in par. 95 van G2/21 aangegeven dat de 'vrij abstracte' criteria die het in G2/21 heeft vastgesteld, in een concreet geval moeten worden ingevuld op basis van de specifieke omstandigheden van het geval. Daarbij gaat het erom vast te stellen wat er nodig is voor de gemiddelde vakman om uit de aanvrage te kunnen afleiden dat het gestelde technische effect werd omvat door de technische leer daarvan. Dat hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval. Niet ondenkbaar is dat daarvoor in sommige gevallen nodig is dat er bijvoorbeeld testresultaten of een wetenschappelijke leer in de aanvrage wordt geopenbaard. Het hof wijst erop dat niet zozeer sprake is van een strengere eis (in de zin van een andere toets) als wel dat er onder de gegeven omstandigheden dan meer nodig is voor de gemiddelde vakman om aan de toets van G2/21 te voldoen. Deze beoordeling - de feitelijke invulling van de G2/21 criteria aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval - is derhalve te onderscheiden van het altijd vereisen van (aanenemlijk) bewijs in de aanvrage dat het technische effect zich daadwerklijk voordoet alvorens aan post-filed evidence kan worden toegekomen, zoals Sandoz c.s. ten onrechte voorstaat.