Geschil over licentieovereenkomst van woord- en beeldmerken Earth Water

Hof Den Haag 1 oktober 2024, IEF 22420; ECLI:NL:GHDHA:2024:2287(Earth Concepts tegen Upstream en EWI) Het arrest van het hof Amsterdam over deze zaak is door de Hoge Raad vernietigd en verwezen naar het Gerechtshof Den Haag [zie IEF 20526]. In deze zaak gaat het over een geschil tussen Earth Concepts, Upstream en EWI over het eigendom en de levering van de merken "Earth Water". Upstream heeft in samenwerking met EWI de woord- en beeldmerken "Earth Water" geregistreerd, waarbij in de samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom aan Upstream toekomen. Earth Concepts stelt dat zij op basis van een licentieovereenkomst uit 2010 recht heeft op overdracht van deze merken en daarom in 2014 beslag hierop heeft gelegd. Als de overeenkomst uit 2010 geldig is, heeft Earth Concepts mogelijk een ouder recht op de merken dan EWI, die de merken vóór het beslag via een vaststellingsovereenkomst heeft verkregen. Upstream stelt echter dat deze licentieovereenkomst niet geldig is of niet bestaat. Daarnaast voeren Upstream en EWI aan dat de merken destijds te kwader trouw zijn geregistreerd en dat Upstream onder invloed van misleiding of bedrog stond. EWI stelt dat de overdracht van de merken aan hen gerechtvaardigd is en dat het beslag van Earth Concepts in 2014 daardoor niet rechtsgeldig is, zodat de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen een toewijzing aan Earth Concepts.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat Earth Concepts in 2014 rechtsgeldig beslag heeft gelegd op de merken. Dit betekent dat de daaropvolgende overdracht aan EWI niet tegen Earth Concepts kan worden ingeroepen. Wat betreft de licentieovereenkomst stelt het hof vast dat Earth Concepts de bewijslast draagt en geeft opdracht om met getuigen en documenten aan te tonen dat deze overeenkomst destijds is gesloten en uitgevoerd. Als Earth Concepts in haar bewijs slaagt, zal het hof beoordelen of haar recht op levering voorgaat op dat van EWI en of de eisen van redelijkheid en billijkheid dit recht beïnvloeden.

5.10 Ten eerste is de stelling van Upstream (in eerste aanleg) dat [directeur EWE] en/of [medewerker EWE] de Merken op naam van Upstream hebben gedeponeerd zonder daartoe strekkende opdracht van Upstream, onjuist. Dit blijkt uit de in r.o. 3.8 en 3.13 bedoelde e-mails, in samenhang met de door Earth Concepts overgelegde verklaring van [medewerker Upstream 1] , die van 2008 tot half 2012 heeft gewerkt bij Upstream. [medewerker Upstream 1] heeft onder meer verklaard dat hij in de betreffende periode in opdracht van [bestuurder Upstream] en [directeur EWE] een aantal keer het “merk/logo van Earth Water” bij het merkenbureau [Merkenbureau] op naam van Upstream heeft laten registreren. Dat [medewerker EWE] in 2012 (volgens Upstream onbevoegd) een brief heeft gestuurd namens Upstream waarin hij aan [Merkenbureau] mededeelt de merkenportefeuille onder te brengen bij Onel (productie B1 van Upstream) en in 2014 heeft getracht de Merken op naam van The YNDA Foundation te laten zetten (zie r.o. 3.32), kan daar niet aan af doen (wat er ook zij van de vraag of dit laatste zonder opdracht van Upstream gebeurde – zoals Upstream stelt – of in vervolg op het als productie 21 bij de memorie van grieven overgelegde verzoek van [bestuurder Upstream] tot afwikkeling van 21 augustus 2013 – zoals Earth Concepts stelt).

5.11 Ten tweede heeft Upstream wisselende en aantoonbaar onjuiste standpunten ingenomen over de (reden van de) merkdepots door Upstream, terwijl Earth Concepts, [directeur EWE] en [medewerker EWE] daarover consistent en onderbouwd hebben verklaard. Dit doet naar het oordeel van het hof afbreuk aan de geloofwaardigheid van het thans door Upstream/ [bestuurder Upstream] ingenomen standpunt dat de Merken te kwader trouw zijn gedeponeerd. Het hof licht dit als volgt toe.