Het enkel fysiek binnenbrengen van zonnepanelen wordt niet aangemerkt als in handel brengen

Hof Den Haag 18 september 2018, IEF 17976; ECLI:NL:GHDHA:2018:2291(Recom tegen TSS en Kingstone) Merkenrecht. Recom en TSS hebben twee overeenkomsten gesloten waarin TSS zich heeft verplicht tot verkoop van respectievelijk twee en acht containers zonnepanelen. TSS heeft de zonnepanelen laten produceren bij Kingstone. Zowel op de verpakking als op het product zelf staat een teken afgebeeld dat identiek is aan het merk RECOM. Recom heeft de Douane verzocht om de vrijgave te schorsen van goederen die inbreuk maken op Recom en door de douane beslag laten leggen op de containers. De rechtbank [IEF 15721] oordeelde dat de zonnepanelen die de douane in beslag heeft genomen in opdracht van Recom zijn vervaardigd en met haar toestemming haar merk is aangebracht op de panelen en de verpakking. Van een merkinbreuk is geen sprake omdat het niet-communautaire goederen zijn en er geen feiten of omstandigheden zijn waarvan noodzakelijkerwijs kan worden aangenomen dat de goederen alsnog in de Europese Unie of de Benelux in het economisch verkeer zullen worden gebracht. In beroep vordert Recom dat het hof het bestreden vonnis vernietigt en opnieuw rechtdoende de oorspronkelijke vorderingen van Recom alsnog toewijst. Het enkele fysiek binnenbrengen van niet-communautaire goederen op het grondgebied van de Benelux kan niet worden aangemerkt als invoeren of in de handel brengen in de Benelux. Waardoor er geen sprake is van merkinbreuk. De contracten met TSS zijn destijds buitengerechtelijk ontbonden waardoor het beslag op de containers van de douane onrechtmatig is. De douane moet de containers vrijgeven. Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank.

4.8. Ten tweede heeft Recom in dit verband aangevoerd dat in oktober 2014 containers met zonnepanelen in de haven van Rotterdam zijn binnengevoerd, waar die in beslag zijn genomen door de douane. Zoals hiervoor overwogen, heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat dat feit kan niet worden gekwalificeerd als merkinbreuk. Tussen partijen staat vast dat de betreffende zonnepanelen bij het binnenvoeren de status van niet-communautaire goederen hadden. Het enkele fysiek binnenbrengen van niet-communautaire goederen op het grondgebied van de Benelux kan niet worden aangemerkt als invoeren of in de handel brengen in de Benelux in de zin van artikel 2.20 lid 2 BVIE. Er zou wel sprake zijn van merkinbreuk als de zonnepanelen in het vrije verkeer zouden zijn gebracht of als er sprake zou zijn van een aanbod dat of verkoop die noodzakelijkerwijs impliceert dat de goederen in de Benelux in de handel worden gebracht. Vast staat dat de zonnepanelen niet in het vrije verkeer zijn gebracht. Ze zijn inbeslaggenomen door de douane.
4.26. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat de twee Sales Contracten buitengerechtelijk zijn ontbonden en dat het beslag dat de douane heeft gelegd op de twee containers met zonnepanelen onrechtmatig is. Daarvan uitgaande heeft de rechtbank Recom terecht bevolen de douane op te dragen de containers vrij te geven en de door de ontbinding en het beslag geleden en nog te lijden schade te vergoeden.
4.27. Ook voor de aan het bevel verbonden dwangsomveroordeling bestaat voldoende grond. Zonder toelichting, die ontbreekt, is niet in te zien dat de opgelegde dwangsom onredelijk hoog is. De daartegen gerichte grief moet daarom ook worden verworpen.