Het gaat alleen nog om het opschalingsprobleem

Rechtbank ’s-Gravenhage 26 mei 2009, 336052 / KG ZA 09-509, Boehringer Ingelheim Pharma GMBH & CO.KG tegen Purac Biochem B.V.

Octrooirecht. Kort geding. Vordering tot inzage ex artikel 843a lid 2 Rv wordt afgewezen, aangezien er een gerede kans bestaat dat het octrooi van Boehringer een oppositie of een nietigheidsprocedure niet zal overleven.

Eiser Boehringer maakt deel uit van een groep ondernemingen wereldwijd die zich onder meer bezighoudt met onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging en verhandeling van geneesmiddelen en polymeren voor biomedische toepassingen. Gedaagde Purac is een producent van natuurlijk melkzuur, derivaten, glucomaten, lactiden en bio-polymeren. Purac en Boehringer zijn belangrijke concurrenten op de markt voor bio-polymeren.

Boehringer is houdster van een Europese octrooi dat betrekking heeft op een werkwijze voor de bereiding van resorbeerbare polyesters door massapolymerisatie. Boehringer zegt redenen te hebben om te veronderstellen dat Purac de in het octrooi beschreven werkwijze toepast. Om die reden heeft zij dan ook een conservatoir bewijs- en beschrijvend beslag doen leggen onder Purac ex artikel 1019b – 1019d Rv.

Purac heeft oppositie ingesteld tegen het octrooi, maar de oppositieafdeling heeft inmiddels aangegeven het octrooi ongewijzigd in stand te zullen laten.

In dit kort geding vordert Boehringer onder meer inzage in de beslagen documenten omtrent en de beschrijving van het productieproces van Purac. Purac verweert zich hiertegen door als meest verstrekkende verweer aan te voeren dat het octrooi niet geldig is. Indien het octrooi niet geldig zou zijn, heeft Boehringer niet langer recht en belang bij toegang tot de beslagen documenten en de beschrijving. Binnen het bestek van het kort geding betekent een en ander dat beoordeeld moet worden of er een gerede kans is dat het octrooi in een daartoe bestemde procedure ongeldig zal worden verklaard.

De discussie tussen partijen ziet onder meer op welke vakman men hier op het oog moet hebben. Boehringer heeft desgevraagd opgegeven te denken aan een organisch chemicus met ervaring in de ontwikkeling van bio-polymeren. De Voorzieningenrechter is echter voorshands van oordeel dat Boehringer veronachtzaamt dat in dit geval de stof en de werkwijze ter verkrijging van de stof op laboratoriumschaal reeds beschikbaar was. De problemen waarvoor een organisch chemicus een oplossing zou kunnen vinden zijn dus een gepasseerd station. Aan de orde was vervolgens niets anders dan de opschaling van de laboratoriumwerkwijze. Dit is in het algemeen het vakgebied van chemical technology of chemical engineering. De Voorzieningenrechter zal dan ook een chemicus die ervaring heeft met chemical engineering tot uitgangspunt nemen.

Purac stelt dat een vakman uit die kring de oplossing voor het opschalingsprobleem binnen zijn bereik heeft en verwijst naar een Engels octrooi uit 1957. Boehringer is van mening dat de vakman nooit naar dit document zou gaan kijken, omdat de producten die met de werkwijze van Boehringer kunnen worden verkregen ver verwijderd zijn van die met toepassing van de werkwijze van het Engelse octrooi kunnen worden vervaardigd. Volgens de Voorzieningenrechter doet dit er niet toe nu zowel de stof als de methode ter verkrijging van de stof prior art is. Het gaat alleen nog om het opschalingsprobleem en dit precieze probleem is opgelost in het Engelse octrooi. Dit brengt het document dus in het bereik van de vakman.

Bij deze stand van zaken oordeelt de Voorzieningenrechter voorshands dat er een gerede kans bestaat dat het octrooi van Boehringer oppositie of een nietigheidsprocedure niet zal overleven. Nu de vorderingen van Boehringer berusten op de vrees dat Purac inbreuk maakt op het octrooi dienen de vorderingen van Boehringer te worden afgewezen.  

Lees het vonnis hier.