Het opvolgen van de instructies

Rechtbank ‘s-Gravenhage, 18 oktober 2010, KG ZA 10-1120, Safeway GmbH tegen Kedge Holding B.V

Octrooirecht. Indirecte inbreuk? Vervolg op eerdere uitspraken. Montage-instructie gebruikers. Er is ook sprake van indirecte inbreuk indien men weet of het gezien de omstandigheden duidelijk is dat gebruikers de montage-instructies niet zullen opvolgen.

Safeway en Kedge houden zich bezig met de ontwikkeling en productie van zekeringsinrichtingen, dat wil zeggen inrichtingen om een verankering op een dak te maken waaraan een persoon die op dat dak werkzaamheden moet uitvoeren, een valbeveiliging kan bevestigen. Kedge is houdster van Europees octrooi EP 991 voor een zekeringsinrichting voor een valbeveiliging en van Europees octrooi EP 871 voor een object voorzien van een zekeringsinrichting voor een persoonlijke valbescherming. EP 871 is een afsplitsing van EP 991.

Safeway heeft twee soorten zekeringsinrichtingen ontwikkeld, genaamd Horb en Horb Twin. Bij vonnis van 10 maart 2010 heeft de rechtbank verklaard voor recht dat de Horb en de Horb Twin niet onder de beschermingsomvang van EP 991 vallen [IEF 8669]. Op 5 augustus 2010 heeft de voorzieningenrechter het door Kedge gevorderde verbod op grond van EP 871 op de verhandeling van de Horb en de Horb Twin toegewezen [IEF 9034].

Safeway heeft naar aanleiding van het kort geding vonnis de Horb en de Horb Twin aangepast. De aangepaste Horb en de Horb Twin noemt zij Horb Plus, respectievelijk Horb Twin Plus. Safeway is voornemens de Horb Plus en de Horb Twin Plus op de markt te brengen met een montage-instructie waarin het vastschroeven van de inrichting als verplicht wordt voorgeschreven. Safeway overweegt daarnaast een sticker op de metalen plaat aan te brengen met de vastschroefinstructie. Safeway vordert, kort gezegd, Kedge te bevelen zich tegen deze verhandeling niet te verzetten.

De voorzieningenrechter is met Kedge van oordeel dat Safeway geen spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen voor zover die zich richten tegen het optreden door Kedge op grond van EP 991, nu de rechtbank reeds voor recht heeft verklaard dat de Horb en de Horb Twin geen inbreuk maken op EP 991 en gesteld noch gebleken is dat het Hof op korte termijn mogelijk anders zal beslissen.

Wel bestaat een reële dreiging dat Kedge zal optreden tegen de Horb Plus en de Horb Twin Plus op basis van EP 871. Niet in geschil is dat Safeway geen directe inbreuk maakt op EP 871 omdat Safeway geen zekeringsinrichtingen bevestigt op objecten. Zij levert de zekeringsinrichtingen slechts. De discussie richt zich dan ook op de vraag of Safeway door verhandeling van de Horb Plus en Horb Twin Plus indirect inbreuk maakt.

In dit verband verschillen partijen ten eerste van mening over de beantwoording van de vraag of er sprake is van toepassing van de in conclusie 1 van EP 871 geclaimde uitvinding als de Horb Plus en de Horb Twin Plus aan het dak worden bevestigd door de mat niet alleen te lijmen of smelten, maar ook aan het dakoppervlak vast te schroeven. De voorzieningenrechter is met Safeway van oordeel dat die vraag ontkennend moet worden beantwoord.

Daarnaast verschillen partijen van mening over het antwoord op de vraag of de Horb Plus en Horb Twin Plus bestemd zijn voor bevestiging zonder het dakoppervlak te perforeren in de zin van conclusie 1 EP 871.

“4.10 Het betoog van Safeway dat het enkele bijsluiten van montage-instructies waarin staat dat de Horb Plus en de Horb Twin Plus moeten worden vastgeschroefd aan het dak, uitsluit dat die zekeringsinrichtingen bestemd zijn voor toepassing van de in conclusie 1 van EP 871 geclaimde uitvinding, treft geen doel. Naar voorlopig oordeel is er ook sprake van indirecte inbreuk op EP 871 indien Safeway weet of het gezien de omstandigheden duidelijk is dat gebruikers de montage-instructies niet zullen opvolgen en de Horb Plus en de Horb Twin Plus zullen bevestigen door de mat enkel te lijmen of smelten aan het dakoppervlak. Dat betekent, anders dan Safeway suggereert, niet dat haar in dat geval wordt verweten dat de gebruikers haar instructies niet opvolgen. Het verwijt is dan niet dat haar afnemers haar instructies niet opvolgen, maar dat zij producten verhandelt waarvan zij weet, of dient te beseffen, dat afnemers die, ondanks de montage-instructies, zullen gebruiken om inbreuk te maken op EP 871.”

Het enkele geven van een waarschuwing of instructie in een handleiding sluit niet uit dat de leverancier weet of dient te beseffen dat de producten bestemd zijn voor toepassing van de uitvinding in de zin van artikel 73 lid 1 ROW.

De voorzieningenrechter concludeert dat op dit moment nog onvoldoende duidelijk is of en in welke mate de gebruikers de instructies van Safeway zullen opvolgen. Gegeven het feit dat het in deze procedure niet Kedge is die een inbreukverbod vordert, maar Safeway is die een handhavingsverbod vordert, werkt die onduidelijkheid in het nadeel van Safeway. De gevraagde voorziening zal daarom worden afgewezen.

Matiging proceskosten tot EUR 20.000, gelet op het feit dat Kedge over deze techniek en octrooien al tenminste twee andere procedures heeft gevoerd.

Lees het vonnis hier.