Het Stiermerk
Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 juli 2009, HA ZA 07-2704, Red Bull GmbH tegen Grupo Osborne S.A. c.s.
Merkenrecht. De van de sherry bekende Osborne-stier legt het als merk voor energydrinks, samen met het woordelement TORO, af tegen de voor energydrinks bekende stier van RED BULL. Paraplumerk-verweer gaat niet op. Lijkt wellicht een voor de hand liggende uitspraak (bekend merk, overeenstemmende tekens, identieke waren), maar de (weliswaar onweersproken) 1019h proceskostenveroordeling van maar liefst €99.591,77 doet een stevige procedure vermoeden. Een samenvatting in citaten:
Vanaf 1995 tot 2005 is Osborne opgetreden als exclusief distributeur van Red Bull in Spanje. Op 22 november 2005 heeft Red Bull de distributieovereenkomst opgezegd. Kort na de beëindiging van de distributieovereenkomst met Red Bull is Osborne gestart met de verhandeling van een energiedrank. Deze drank wordt in Spanje en Portugal op de markt gebracht in de hiernaast afgebeelde verpakking.
(…) 4.2. De rechtbank is van oordeel dat Red Bull zich in ieder geval op grond van haar onder 2.2.1 beschreven internationale beeldmerk (de enkele stier, hierna het stiermerk) kan verzetten tegen het gebruik van de in 2.6 afgebeelde tekens op de verpakking van de energy drink van Osborne omdat door dat gebruik verwarring bij het publiek is te duchten in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.
Overeenstemmende tekens: (…) 4.4. (…) Voor wat betreft het door Osborne gebruikte teken dienen de afbeelding van de stier en het woordelement TORO als onderscheidende bestanddelen te worden aangemerkt Het woordelement XL (hetgeen naar het relevant publiek zal begrijpen staat voor Extra Large) is, anders dan Osborne betoogt, niet als onderscheidend aan te merken omdat het uitsluitend beschrijvend is voor inhoud of omvang van het product. Bij de bepaling van de overeenstemming zal daarom met name worden gelet op de afbeelding van de stier en het woordelement TORO. Mede door weergave van de stier in een apart kader met een van de rode basiskleur van de verpakking afwijkende achtergrondkleur, domineert dat beeldelement het teken in gelijke mate als het woordelement TORO. De rechtbank zal daarom, anders dan de kamer van beroep [BHIM oppositieprocedure – IEF] heeft geoordeeld ten aanzien van de (van dit teken afwijkende) Gemeenschapsmerkaanvrage van Osborne zoals weergegeven onder 2.4, niet minder gewicht toekennen aan het beeldelement dan aan het woordelement.
Visueel: 4.5. Naar het oordeel van de rechtbank stemt het beeldelement in het teken van Osborne visueel overeen met het hierboven weergegeven stiermerk van Red Bull. In beide gevallen betreft het immers een afbeelding van een stier. Daar komt bij dat de stier op overeenstemmende wijze is afgebeeld in die zin dat de stier in beide gevallen van opzij is weergegeven en op tamelijk realistische wijze is gestileerd. De door Osborne en Menken geconstateerde verschillen wegen daar niet tegen op. (…) Wat er ook zij van die verschillen, bij de beoordeling van de mate van overeenstemming dient te worden uitgegaan van de gemiddelde consument van energiedrank en die let niet op de verschillende details van merken, zoals de door Osborne en Menken aangevoerde verschilpunten, maar neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar. De door Osborne gebruikte woordelementen ontbreken in het stiermerk, maar dat verschil is onvoldoende om de overeenstemming tussen merk en teken op te heffen wegens de hierna te bespreken begripsmatige overeenstemming.
Conceptueel: 4.6. Ook in conceptueel opzicht stemmen het stiermerk van Red Bull en het teken van Osborne overeen. In beide gevallen wordt immers verwezen naar het concept stier, en meer specifiek een krachtige en energieke stier. Voor wat betreft het door Osborne gebruikte teken wordt het concept opgeroepen zowel door het gebruikte beeldelement als door het woordelement TORO. De rechtbank acht aannemelijk dat een aanmerkelijk deel van het publiek in de Benelux de betekenis van dit woordelement zal begrijpen, ook omdat het door de afbeelding van een stier op weg geholpen wordt. De conceptuele tegenstellingen die Osborne en Menken, in navolging van de hiervoor onder 2.4 weergegeven beslissing en in navolging van opmerkingen van het BHIM in het kader van de op die beslissing gevolgde procedure bij het GvEA, zien tussen het merk en het gebruikte beeldelement, zoals “agressieve beweging” versus “stilte voor de storm” en “bizons in het wilde westen” versus “traditionele folklore”, wegen daar niet tegen op. Er dient immers rekening te worden gehouden met het feit dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. De rechtbank acht niet aannemelijk dat de gemiddelde consument op basis van dat onvolmaakte beeld een zo specifieke begripsmatige inhoud aan het merk en teken zal geven als Osborne en Menken erin zien, wat er verder ook zij van die visie. Daarnaast wijzen Osborne en Menken er in dit verband op dat Red Bull de stier op haar verpakking weergeeft in de kleur rood en in combinatie met een andere stier. Dat betoog moet worden gepasseerd omdat, zoals hiervoor reeds is opgemerkt, bij de bepaling van de mate van overeenstemming moet worden uitgegaan van het merk zoals het is ingeschreven in plaats van het merk zoals het door Red Bull wordt gebruikt.
4.7. Gegeven de visuele en conceptuele overeenstemming moet dus worden geconcludeerd dat merk en teken in sterke mate overeenstemmen. Beoordeling van de overeenstemming in auditief opzicht is niet aan de orde omdat het merk slechts bestaat uit een beeldelement.
4.8. Daarnaast is niet in geschil dat Osborne en Menken het stierteken gebruiken voor een product dat identiek is aan de waren waarvoor Red Bull het stiermerk onder meer heeft ingeschreven, te weten energy drinks.
Inherent onderscheidend vermogen: 4.9. Verder moet worden aangenomen dat het stiermerk van Red Bull inherent onderscheidend vermogen heeft. (…) Osborne en Menken betogen in die voetnoot dat er een verband is tussen de keuze voor het concept stier en het product energiedrank omdat taurine een van de hoofdingrediënten van energiedranken is en het woord “taurine” is afgeleid van het Latijnse woord voor stier, “taurus”. Voor zover al zou kunnen worden aangenomen dat het relevante publiek het Latijn beheerst en ervan op de hoogte is dat de drank taurine bevat, acht de rechtbank het genoemde verband in ieder geval te indirect om afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen van het stiermerk.
Bekend merk: 4.10. Daar komt bij dat tussen partijen vast staat dat het onder 2.2.3 bedoelde woord- /beeldmerk RED BULL ENERGY DRINK, waarvan het stiermerk een element vormt, zeer intensief is gebruikt en daarom een bekend merk is geworden. In het midden kan blijven of ook het stiermerk als gevolg van dat intensieve gebruik een bekend merk is geworden. In ieder geval moet op grond van dat intensieve gebruik worden aangenomen dat het onderscheidend vermogen van het stiermerk door dat gebruik is toegenomen en dat het stiermerk daarom een bovengemiddeld onderscheidend vermogen heeft gekregen.
Toenemend onderscheiden vermogen: 4.11. (…) Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt namelijk dat een merk dat van huis uit geen onderscheidend vermogen heeft, onderscheidend vermogen kan verkrijgen ten gevolge van het gebruik van het merk als deel van een ander merk (HvJ EG 7 juli 2005, C-353/03, Have a break). Gelet daarop moet worden aangenomen dat onzelfstandig gebruik van een teken dat van huis uit al wel onderscheidend vermogen heeft, zoals het gebruik van het stiermerk van Red Bull als element van het merk RED BULL ENERGY DRINK, in de gegeven omstandigheden a fortiori moet kunnen worden opgevat als merkgebruik dat het onderscheidend vermogen van het merk doet toenemen. Immers, waar het bij het gebruik van een teken zonder onderscheidend vermogen niet zonder meer voor de hand ligt dat het publiek het teken zal gaan opvatten als een aanduiding van de herkomst van waren of diensten, speelt dat bij een inherent onderscheidend merk als het stiermerk van Red Bull geen rol (vgl. r.o. 4.23 e.v. in reconventie).
Verwarringsgevaar: 4.12. Gegeven het feit dat (i) het stiermerk van Red Bull en het teken van Osborne sterk overeenstemmen, (ii) het teken van Osborne wordt gebruikt voor exact dezelfde waren als waarvoor het stiermerk van Red Bull is ingeschreven, en (iii) het bovengemiddelde onderscheidende vermogen van het stiermerk van Red Bull, moet worden geconcludeerd dat door het gebruik van het teken verwarring bij het publiek kan ontstaan, ofwel omdat het publiek het stiermerk en het teken met elkaar verwart (directe verwarring), ofwel omdat het publiek op grond van het gebruikte stierteken op zijn minst zal menen dat de energiedrink van Osborne afkomstig is van Red Bull (indirecte verwarring). Gelet daarop kunnen de overige gronden die Red Bull heeft aangevoerd voor het gestelde verwarringsgevaar onbesproken blijven.
Paraplumerk: 4.13. Het betoog van Osborne en Menken dat Osborne het stierteken gebruikt als “paraplumerk” voor al haar producten en dat dit paraplumerk bekend is bij het publiek, kan niet leiden tot een andere conclusie. Red Bull heeft er namelijk op gewezen dat voor zover het stierteken van Osborne bekend is, het bekend is bij een andere doelgroep dan het relevante publiek met betrekking tot energiedranken. Onder verwijzing naar een door Osborne en Menken in het geding gebracht artikel (productie 24) heeft Red Bull – als zodanig onweersproken – gesteld dat tot de doelgroep van de producten waarvoor Osborne het stierteken in de Benelux gebruikt, te weten Sherry en aanverwante alcoholische dranken, geen jonge consumenten behoren en dat meer dan 84% van de consumenten ouder is dan 50 jaar. Tevens heeft Red Bull onweersproken aangevoerd dat de doelgroep voor haar energiedrank juist voornamelijk bestaat uit tieners en twintigers, althans uit consumenten jonger dan 40 jaar. In het licht daarvan is niet aannemelijk dat het merk van Osborne bekend is bij het relevante publiek. De door Osborne en Menken overgelegde pagina’s uit een “consumenten onderzoek” van Wine Intelligence (productie 8), waaruit volgens Osborne en Menken volgt dat 61% van de Nederlandse bevolking het stierteken associeert met Osborne, kan niet leiden tot een andere conclusie, reeds omdat Osborne en Menken geen inzicht hebben gegeven in de doelgroep en opzet van dat onderzoek.
Vernietiging voorraad: 4.20. De gevorderde vernietiging van de eventueel door Osborne en Menken in de Benelux in voorraad gehouden inbreukmakende producten komt voor toewijzing in aanmerking. Het verweer dat Osborne en Menken niet te kwader trouw zijn, kan in dit verband worden gepasseerd. Kwade trouw is geen vereiste voor toewijzing van een vordering tot vernietiging op grond van artikel 2.22 lid 1 BVIE. Het verweer dat de vernietiging in dit geval disproportioneel is, moet als onvoldoende gemotiveerd worden verworpen. Gegeven het feit dat de verhandeling van de producten, waaronder mede begrepen de export van de producten, zal worden verboden, valt zonder nadere toelichting – die ontbreekt – niet in te zien dat die producten nog van significante waarde zijn voor Osborne en Menken. Ook het verweer van Osborne dat zij geen voorraad in de Benelux aanhoudt, kan niet leiden tot afwijzing van deze vordering jegens haar. Osborne en Menken hebben immers zelf aangevoerd dat de rol van Menken uitsluitend lijdelijk is. Teneinde discussie te voorkomen over de vraag of de bij Menken in voorraad gehouden producten een voorraad van Osborne of een voorraad van Menken zijn, zal de vordering jegens beiden worden toegewezen.
Normaal gebruik BULL: 4.23. Het betoog van Osborne en Menken dat Red Bull het merk alleen heeft gebruikt in combinatie met het woord Red, kan niet leiden tot een andere conclusie. Anders dan Osborne en Menken menen, is voor de weerlegging van een beroep op vervallenverklaring niet vereist dat het betreffende merk zelfstandig is gebruikt. Artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE bevat, in navolging van artikel 10 lid 1 van de Merkenrichtlijn (richtlijn 2008/95/EG, hierna: MRl), geen beperking in die zin. Het vereist enkel “normaal gebruik” van het merk en daartoe volstaat dat het merk is gebruikt overeenkomstig zijn voornaamste functie, die erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een waar of dienst te waarborgen (HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, Ansul/Ajax, r.o. 36).
4.24. Naar het oordeel van de rechtbank voldoet het bedoelde gebruik van het woord BULL op de producten van Red Bull en in de reclame-uitingen van Red Bull aan de eis dat het dient ter waarborging van de identiteit van de oorsprong van de producten van Red Bull. Als niet, althans onvoldoende weersproken staat namelijk vast dat het merk BULL inherent onderscheidend vermogen heeft en dat het dus geschikt is om de herkomst van die waren aan te duiden. Gelet daarop moet worden aangenomen dat het publiek het gebruik van het woord BULL zal opvatten als aanduiding van de herkomst van de waren. Dat het woord uitsluitend wordt gebruikt in combinatie met het woord RED doet daar niet aan af. Immers valt niet in te zien dat de enkele toevoeging van het woord RED afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk BULL.
Lees het vonnis hier.
