Het subsidiaire verzoek te impliceren
Gerechtshof ’s-Gravenhage, 30 maart 2010, LJN: BN9781, Er.Ba Market Srl tegen Melvin Producties B.V.
Merkenrecht. Beschikking van 30 maart 2010 in oppositieprocedure ROX tegen ROXSTAR. Gedeeltelijke vernietiging (aardig voor de statistici) van de beslissing in oppositie van het Bureau. De oppositie is gegrond voorzover gericht tegen de inschrijving van het merk ROXSTAR voor klasse 18, paraplu’s en klasse 25, kleding, schoeisel en hoofddeksels. Procedurele overwegingen waarom het hof (toch) bevoegd om de oppositie-beslissing van het Bureau gedeeltelijk te vernietigen en gedeeltelijk in stand te laten:
30. Het hof merkt ten slotte nog het volgende op. Blijkens het arrest van het BGH van 15 december 2003 inzake ‘Langs Vlaamse Wegen’ (NJ 2004, 347), zoals verstaan in het arrest van de HR van 17 maart 2006 inzake ‘Erotisch Huishoudtextiel’ (NJ 2006, 532) en het al eerder genoemde arrest van het BGH inzake ‘Europolis’, staat het de hoven te Brussel, ’s-Gravenhage en Luxemburg niet vrij om hetzij ambtshalve hetzij op verzoek van de deposant een bevel te geven om tot gedeeltelijke inschrijving van het depot over te gaan in een door de deposant aan gespannen beroepsprocedure tegen de weigering van het Bureau om zijn merk in te schrijven (artikel 6ter BMW (oud)/2.12 BVIE).
De achtergrond van deze rechtspraak is dat genoemde hoven bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil dat ontstaat uit de weigering van het Bureau een depot in te schrijven en derhalve alleen kunnen oordelen of het Bureau al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd, hetgeen inhoudt dat die hoven alleen maar die gegevens in aanmerking kunnen nemen op grond waarvan het Bureau heeft beslist of had moeten beslissen, zodat die gerechtelijke instanties geen acht kunnen slaan op gegevens die worden aangevoerd ter ondersteuning van aanspraken die, zoals een gedeeltelijke inschrijving, buiten de beslissing van het Bureau vallen of die niet aan het Bureau zijn voorgelegd. In een oppositieprocedure ingevolge artikel 6septies BMW (oud)/2.17 BVIE geldt eveneens dat de genoemde hoven alleen die gegevens in aanmerking kunnen nemen op grond waarvan de oppositiebeslissing door het Bureau werd genomen of had moeten worden genomen, zo blijkt uit het arrest van het BGH van 26 juni 2009 inzake ‘Koyo/Kayo’ (BIE 2009, nr. 73).
Er bestaat evenwel ook een verschil tussen de weigeringsprocedure en de oppositieprocedure. In een verzoek van de deposant aan het Bureau in een weigeringsprocedure om inschrijving voor alle bij dat depot opgegeven waren en diensten hoeft een subsidiair verzoek tot inschrijvingen voor een aantal van die waren of diensten niet geïmpliceerd te worden geacht – althans kan het Bureau dit zo beperkt opvatten, hetgeen het kennelijk ook doet – omdat de deposant, die (na kennisneming van een voornemen van het Bureau tot weigering) meent dat voor een aantal van die waren en diensten in ieder geval inschrijving dient plaats te vinden, op de voet van regel 3.1 van het Uitvoeringsreglement van het BVIE zijn depot dienovereenkomstig kan aanpassen. De opposant in een oppositieprocedure heeft niet een vergelijke mogelijkheid tot aanpassing van zijn verzoek. Het verzoek van een opposant aan het Bureau in een oppositieprocedure om – zoals in dit geval, zie rov. 1.c – het depot voor bepaalde bij het depot opgegeven waren niet in te schrijven moet daarom geacht worden wel het subsidiaire verzoek te impliceren om het merk hooguit voor een deel van die waren in te schrijven.
Aangenomen moet worden dat het Bureau het oppositieverzoek van ER.BA ook zo heeft opgevat. Het is aan de beoordeling van het impliciete subsidiaire verzoek van ER.BA echter niet toegekomen omdat het van oordeel was dat van overeenstemmende merken geen sprake was en dat reeds daarom het merk van Melvin voor alle waren ingeschreven diende te worden. Uit het hiervoor overwogene blijkt evenwel dat dit oordeel niet als juist kan worden beschouwd en dat het Bureau zijn beslissing mede op basis van het impliciete subsidiaire verzoek had moeten nemen. Het hof moet daarom dat impliciete subsidiaire verzoek alsnog in aanmerking nemen en is daarom bevoegd om de oppositie-beslissing van het Bureau gedeeltelijk te vernietigen en gedeeltelijk in stand te laten.
Lees de beschikking hier.
