Hof bekrachtigt: genoemde grenswaarden conclusies Boehringer zijn arbitraire keuzes

Hof Den Haag 11 december 2018, IEF 18149; LS&R 1682; ECLI:NL:GHDHA:2018:4018 (Boehringer tegen Teva) Octrooirecht. Zie eerder [IEF 16236]. De rechtbank heeft terecht overwogen dat de in de conclusies 6 t/m 8 genoemde grenswaarden niet anders kunnen worden gezien dan als arbitraire keuzes, waarin geen op uitvinderwerkzaamheid gebaseerde bijdrage aan de stand van de techniek kan worden onderkend. De gemiddelde vakman zou, uitgaande van Casaburi en kennis nemend van Ogura, zonder inventieve denkarbeid tot de oplossing van het voorliggende probleem. Ogura wijst hem in de richting van HPMC als alternief voor gelatine als capsulemateriaal. Er zijn geen omstandigheden die zodanig afbreuk doen aan zijn redelijke verwachting van succes dat hij daarvan zou afzien. Dat betekent dat gewijzigde conclusies 6 t/m 8 inventiviteit ontberen. Tegen het oordeel van de rechtbank dat ook de conclusies 9 t/m 13 niet geldig zijn wegens gebrek aan inventiviteit heeft Boehringer geen grief gericht. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

4.6 Gelet op het voorgaande kan niet worden aanvaard dat de leer van het octrooi daarin is gelegen dat het vochtgehalte van HPMC capsulemateriaal volgens het octrooi beneden 'ambient conditions' ligt en dat dit wordt bereikt door middel van een actieve droogstap. Veeleer maakt de gemiddelde vakman uit de beschrijving op dat bij HPMC met een vochtgehalte van minder dan 8% reeds sprake is van 'gereduceerd vochtgehalte' en dat daarinee de in paragraaf 6 van de beschrijving genoemde voordelen reeds worden bereikt. Boehringer heeft niet duidelijk gemaakt waarom de gemiddelde vakman dat anders zou zien. Het octrooi leert niet dat en waarom de in gewijzigde conckisies 6 tot en met 8 genoemde percentages van < 5%, < 4% respectievelijk < 2% iets uitmaken, in die zin dat daarmee iets anders of beters wordt bereikt dan met een vochtpercentage van HPMC gelegen tussen 5% en 8% (dus reeds met vochtgehalte bij ambient conditions en iets daarboven). Boehringer heeft ook niet voldoende gemotiveerd aangevoerd dat de gemiddelde vakman reeds op grond van zijn algemene vakkennis zou aannemen dat aan een verdere verlaging van het vochtgehalte tot gelijk aan of beneden 5% nog andere of verdere voordelen waren verbonden dan die genoemd in paragraaf 6 van de beschrijving (en die zich naar de vak?man begrijpt al voordoen bij een vochtgehalte beneden de 8%). Integendeel, Boehringer heeft nadrukkelijk gesteld dat de gemiddelde vakman er niet van zou uitgaan dat een drogere capsule noodzakelijkerwijs ook beter zou zijn, gelet op nadelen die zijn verbonden aan te droge capsules, zoals problemen met statische elektriciteit.

4.7 De slotsom is dat voor het conclusiekenmerk 'en een gereduceerd vochtgehalte als TEWS- of halogeendroger-vochtgehalte van <5% (respectievelijk minder dan 4%, respectievelijk minder dan 2%) heeft' uit gewijzigde conclusies 6 tot en met 8, geen enkel (verder) technisch effect is geopenbaard. De rapporten waarnaar Boehringer heeft verwezen ter onderbouwing van het technisch effect dat optreedt bij het gebruik van HPMC capsules met een vochtigheidshalte van lager dan 5% dateren van na de prioritietsdatum en moeten bij deze stand van zaken buiten beschouwing blijven. Volgens vaste rechtspraak kan op zogenoemde post-filed data immers alleen een beroep worden gedaan indien het optreden van een gesteld technisch effect voor de gemiddelde vakman reeds uit de beschrijving valt op te maken, ofwel: voldoende plausibel is. Bij gebreke van zelfs maar enig geopenbaard technisch effect kan daarvan geen sprake zijn. De vraag welke toets moet worden aangelegd bij de beoordeling van plausibiliteit (de mate van aannemelijkheid van het optreden van een gesteld teclmisch effect) behoeft derhalve geen bespreking.

4.8 Uit het voorgaande volgt dat de in de conclusies 6 t/m 8 genoemde grenswaarden niet anders kunnen worden gezien dan als arbitraire keuzes, waarin geen op uitvinderwerkzaamheid gebaseerde bijdrage aan de stand van de techniek kan worden onderkend. De rechtbank heeft daarom terecht overwogen dat de inventiviteit van die conclusies niet in dat conclusiekenmerk kan zijn gelegen.

4.22 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de gemiddelde vakman, uitgaande van Casaburi en kennis nemend van Ogura, zonder inventieve denkarbeid tot de oplossing van het voorliggende probleem zou komen. Ogura wijst hem in de richting van HPMC als alternief voor gelatine als capsulemateriaal. Er zijn geen omstandigheden die zodanig afbreuk doen aan zijn redelijke verwachting van succes dat hij daarvan zou afzien. Dat betekent dat gewijzigde conclusies 6 t/m 8 inventiviteit ontberen. Tegen het oordeel van de rechtbank dat ook de conclusies 9 t/m 13 niet geldig zijn wegens gebrek aan inventiviteit heeft Boehringer geen grief gericht. De slotsom is daarom dat het vonnis dient te worden bekrachtigd. Bij die stand van zaken heeft Teva geen belang bij haar grieven in incidenteel appel, zodat deze onbesproken kunnen blijven.