Hof trekt streep door te ruime opgaveverplichting

Hof Den Haag 31 mei 2022, IEF 20747; 200.304.147/0 1 (Delicasea tegen Bacardi) Deze zaak gaat over een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een tussen Bacardi en Delicasea gewezen vonnis, [IEF 20211]. De rechtbank Den Haag oordeelde in dictumonderdeel 6.10 van het vonnis in eerste aanleg kort gezegd dat Delicasea op basis van twee (door de rechter) vastgestelde inbreuken opgave moest doen van alle inbreukmakende T1 en T2 transacties met Bacardi Producten vanaf 1 januari 2014. Delicasea stelde een 351-incident in bij het hof Den Haag omdat de gevorderde opgaveverplichting te breed was geformuleerd en daardoor in strijd was met de wet (art. 2.22 lid 4 BVIE) en het Jack Daniels-arrest. Het hof volgt het betoog van Delicasea en schorst de tenuitvoerlegging van de opgaveverplichting (m.u.v. van de opgave van de twee vastgestelde inbreuken). Het hof komt tot dit oordeel over de opgaveverplichting op de volgende gronden:

- Het doel van de opgaveverplichting is de verstrekking van alle informatie over de vastgestelde inbreuken.
- Het door de rechtbank gegeven opgavebevel houdt in dat Delicasea moet onderzoeken of informatie moet worden verstrekt over een groot aantal transacties over de periode vanaf 1 januari 2014 waarvan niet in rechte is vastgesteld of sprake is van merkinbreuk.  Hierbij speelt ook nog een rol dat: er een aanzienlijk risico op executiegeschillen bestaat; de verstrekking van de verlangde informatie onomkeerbaar is en het om bedrijfsgevoelige informatie gaat; het opgavebevel is moeilijk uitvoerbaar omdat Delicasea bij de uitvoering afhankelijk is van informatieverstrekking van leveranciers die niet of onvoldoende zullen meewerken of niet meer bestaan.

4.14  De door de rechtbank in 5.110 van het vonnis gehanteerde definitie van 'Bacardiproducten' ( weergegeven onder 3.5) is ruimer dan de producten ten aanzien waarvan met betrekking tot de Cotral en Ewald Wolter transacties merkinbreuk is
vastgesteld. Het door de rechtbank gegeven opgavebevel houdt in dat Delicasea moet onderzoeken of informatie moet worden verstrekt over een groot aantal transacties over de periode vanaf I  januari 2014 waarvan niet in rechte is vastgesteld of sprake is van merkinbreuk. Voor zover het gaat om andere dan de Cotral en Ewald Wolter transacties legt het opgavebevel op Delicasea de last om voor iedere transactie zelf te beoordelen of daarbij al dan niet van een inbreukmakend handelen sprake is. Dat is in deze zaak een probleem omdat Delicasea het standpunt inneemt dat, voor zover zij in de relevante periode gebruik heeft gemaakt van Bacardi merken; het gaat om - samengevat - legitieme parallelhandel. Of dat verweer slaagt moet per transactie worden beoordeeld. Uit het feit dat de rechtbank heeft geoordeeld dat het verweer niet slaagt bij de Cotral en Ewald Wolter transacties, volgt dus niet zonder meer dat het verweer ook niet slaagt ten aanzien van de talrijke andere transacties. Mede gezien het in de hoofdzaak in hoger beroep hierover nog te voeren debat en de door de rechtbank aan het bevel verbonden dwangsommen, levert dit een aanzienlijk risico van executiegeschillen op.  Daarbij komt dat verstrekking van de verlangde informatie onomkeerbaar is en het om bedrijfsgevoelige informatie kan gaan.  Het door de rechtbank ingestelde vertrouwelijkheidsregime neemt dat probleem niet volledig weg, al omdat dat regime uitsluitend betrekking heeft op informatie over de leverancier van Delicasea en niet op de andere informatie die Delicasea moet opgeven. Ten slotte heeft
Delicasea onbetwist aangevoerd dat de uitvoering van het opgavebevel moeilijk uitvoerbaar is omdat zij bij de uitvoering afhankelijk is van informatieverstrekking van leveranciers die niet of onvoldoende zullen meewerken of niet meer bestaan. Waar dit bij in rechte vastgestelde inbreuken in beginsel voor rekening en risico van de  inbreukmaker dient te komen, komt aan deze bezwaren meer gewicht toe indien het gaat om transacties (parallelhandel) waarvan het inbreukmakend karakter nog niet vast staat.