HR: hof heeft de juiste maatstaf toegepast in zaak Puma/Monshoe

HR 7 november 2025, IEF 23066; ECLI:NL:HR:2025:1654 (Puma tegen Monshoe). In deze zaak draait het om de vraag of Monshoe met haar schoenontwerpen inbreuk maakt op de bekende beeldmerken van Puma, de zogenaamde ‘formstrip’. Puma stelt dat sprake is van merkinbreuk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b en c BVIE. De rechtbank wees de vorderingen van Puma toe, maar het hof oordeelde dat er onvoldoende overeenstemming was tussen het teken van Monshoe en de merken van Puma, en wees de vorderingen alsnog af. 

In cassatie voert Puma aan dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat er op de b-grond (gevaar voor verwarring) geen sprake was van merkinbreuk. Volgens Puma had het hof bij die beoordeling andere relevante omstandigheden moeten meewegen, zoals de mate van bekendheid van de merken. De Hoge Raad volgt Puma daarin niet. Hij overweegt dat als er al onvoldoende overeenstemming is om op de c-grond (verband tussen merk en teken) inbreuk aan te nemen, er zeker geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar onder de b-grond. De klachten van Puma slagen daarom niet. De Hoge Raad verwerpt zowel het principale als het incidentele cassatieberoep. Beide partijen moeten hun eigen proceskosten dragen. 

3.2.2 Het onderdeel neemt op zichzelf terecht tot uitgangspunt dat, zodra tussen het beweerdelijk inbreukmakende teken en het ingeroepen merk een zekere, zelfs maar geringe, mate van overeenstemming wordt vastgesteld, moet worden beoordeeld of verwarringsgevaar bestaat. Ook bij een geringe mate van overeenstemming kan toch verwarringsgevaar bestaan wegens de aanwezigheid van andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het ingeroepen merk.5 Het hof heeft dat echter niet miskend. Zijn oordeel komt erop neer dat, waar het relevante publiek bij waarneming van het teken op de schoenen van Monshoe niet aan de merken van Puma denkt (het voor een inbreuk op de c-grond vereiste verband), dat publiek niet zal kunnen menen dat de schoenen van Monshoe afkomstig zijn van Puma of een economisch met Puma verbonden onderneming (het voor een inbreuk op de b-grond vereiste verband). In dat oordeel ligt besloten dat andere relevante factoren dan de mate van overeenstemming – die het hof in de rov. 6.15-6.16 en 6.19-6.23 betrokken heeft bij de beoordeling of het relevante publiek een verband zal leggen tussen het teken en de merken – in dit geval niet tot een andere conclusie kunnen leiden. Dat oordeel is in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Deze houdt immers in dat voor het kunnen vaststellen van gevaar voor verwarring (de b-grond) een sterkere mate van overeenstemming tussen merk en teken is vereist dan nodig is voor een inbreuk op de c-grond. Wat betreft de c-grond volstaat dat het publiek een verband ziet tussen het teken en het merk, omdat door de waarneming van het teken de herinnering aan het merk wordt opgeroepen, ook als beide niet met elkaar worden verward. Wat betreft de b-grond is een dergelijk verband niet voldoende; daarenboven dient te worden vastgesteld dat het door het publiek gelegde verband leidt tot verwarringsgevaar.6 Het oordeel van het hof behoefde evenmin nadere motivering om begrijpelijk te zijn.