HR: Tweestappenbenadering laat de uitvindingsgedachte van waterballonvullers voldoende tot haar recht komen

HR 1 maart 2024, IEF 21912; ECLI:NL:HR:2024:293 (Tinnus c.s. tegen verweerster). Tinnus Enterprises (hierna: Tinnus) is octrooihoudster van het octrooi EP 3 005 948 B1 (hierna: het octrooi) dat ziet op een methode om onder andere waterballonnen te vullen. Zij vordert in deze procedure een inbreukverbod jegens verweerster. Verweerster zou door het te koop aanbieden, verkopen en daarvoor in voorraad houden van de waterballonvullers directe inbreuk maken op het octrooi. Verweerster vordert in reconventie nietigverklaring van het Nederlandse deel van het octrooi en een veroordeling tot schadevergoeding. Al eerder vernietigde de rechtbank het Nederlandse deel van het octrooi en wees de vorderingen af [zie IEF 19647]. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd, het octrooi als geldig aangemerkt maar geoordeeld dat er geen sprake was van inbreuk hierop [zie IEF 20978]. De vraag die bij de Hoge Raad ligt, gaat in weze om de beschermingsomvang van het octrooi van Tinnus. 

Het middel van verweerster richt zich tot de toepassing van het hof van de zogenoemde tweestappenbenadering bij de uitleg van het octrooi. Deze toepassing zou in strijd zijn met de gezichtspuntenleer van de Hoge Raad en met art. 69 EOV en art. 2 van het bijbehorende Protocol. De Hoge Raad stelt dat voor het achterhalen van de uitvindingsgedachte van de octrooiconclusies een evenwicht gezocht moet worden. De rechter zal altijd een belangenafweging moeten maken en uitgaan van het antwoord van een gemiddelde vakman om na te gaan of een bepaalde formulering in de conclusie opgevat kan worden als beperking van beschermingsomvang. In een eerste benadering vindt de uitleg van het octrooi plaats in één stap en worden equivalenten direct betrokken in de zoektocht naar het juiste midden, bedoeld in art. 1 Protocol. De tweede benadering bestaat uit twee stappen, waarbij eerst bepaald wordt of het product of werkwijze voldoet aan alle kenmerken van de octrooiconclusie. In de tweede stap wordt onderzocht of het element dat afwijkt van een in de conclusie opgenomen kenmerk equivalent is aan dat kenmerk.

Het Protocol laat ruimte voor beide benaderingen. Zowel de eerste benadering in de zin van art. 1 Protocol inzake de uitleg van Artikel 69 van het Verdrag als de tweestappenbenadering worden eveneens geaccepteerd door de Hoge Raad. Daarbij kan de uitvindingsgedachte als gezichtspunt ook in de tweestappenbenadering voldoende tot haar recht komen. De klacht van verweerster faalt hierdoor. De Hoge Raad gaat hierbij mee in de conclusie van de AG [zie IEF 21838].

3.1.6 In een tweede benadering worden twee stappen gezet. In de eerste stap wordt aan de hand van uitleg van de betrokken octrooiconclusie bepaald of het product of de werkwijze van een derde voldoet aan alle kenmerken van de octrooiconclusie. Hoewel in de rechtspraak ook wel aangeduid als ‘letterlijk’, gaat het hierbij om uitleg van de octrooiconclusie in het licht van onder meer de beschrijving en tekeningen vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek. In deze eerste stap wordt met alle relevante gezichtspunten rekening gehouden, behalve met de eventuele equivalentie van elementen van het product of de werkwijze aan kenmerken van de octrooiconclusie, als bedoeld in art. 2 Protocol. Als de octrooiconclusie niet zo kan worden uitgelegd dat alle kenmerken daarvan terugkomen in het product of de werkwijze wordt, als het betoog van de octrooihouder daartoe aanleiding geeft, in een tweede stap onderzocht of het element dat afwijkt van een in de conclusie opgenomen kenmerk, equivalent is aan dat kenmerk en of het passend is om het product of de werkwijze om die reden toch onder de beschermingsomvang van het octrooi te laten vallen.6 Een dergelijke tweestappenbenadering wordt tegenwoordig zowel in de Nederlandse, als in de Engelse, Duitse en Franse rechtspraak gehanteerd (zie de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.15).

3.1.7 Het Protocol laat, evenals de daarop gebaseerde rechtspraak van de Hoge Raad (zie hiervoor in 3.1.3), ruimte voor beide benaderingen. Beide zijn immers erop gericht om, zoals vereist, het juiste midden te vinden tussen de bescherming van de belangen van de octrooihouder en de rechtszekerheid van derden. Daarbij kan de uitvindingsgedachte als gezichtspunt ook in de tweestappenbenadering voldoende tot haar recht komen (vgl. de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.28 en 3.38).