HSWT had (impliciete) toestemming voor het merkgebruik

Gerechtshof Den Haag 28 februari 2023, IEF 21279; ECLI:NL:GHDHA:2023:407; 200.305.356/01 (Stratco c.s. tegen HSWT c.s.) In deze zaak hebben Stratco c.s. diverse op merkinbreuk gebaseerde vorderingen jegens HSWT c.s. ingesteld. De gestelde inbreuken vonden onder meer plaats gedurende een mede op initiatief van Stratco c.s. met investeerder Standard Investment tot stand gekomen doorstart van de in Frankrijk gevestigde aspartaamproducent HSWT France. HSWT c.s. zijn door Stratco c.s. op merkinbreuk aangesproken toen onderhandelingen over een uiteindelijke samenwerkingsvorm waren stukgelopen. HSWT c.s. hebben zich tegen de vorderingen verweerd onder meer met een beroep op een door de merkhouder ten bevoeve van de doorstart impliciet verleende licentie. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen. Het hof komt tot een bekrachtiging van het vonnis. Het hof heeft geoordeeld dat HSWT c.s. impliciete toestemming had voor het gebruik van de Uniemerken van Stratco tijdens hun samenwerking en dat er geen sprake is van onrechtmatig handelen of ongerechtvaardigde verrijking door HSWT c.s.. Het hof oordeelde verder dat er geen bewijs was voor begripsmatige verwarring tussen het HYET-woordmerk en het HSWT-teken en dat HSWT c.s. het rebrandingproces binnen een redelijke termijn heeft afgerond.

6.6 Het hof is, met de rechtbank, van oordeel dat in dit geval uit de vaststaande feiten volgt dat HSWT c.s. (impliciet) toestemming had voor het merkgebruik en overweegt daartoe als volgt. Zoals ter zitting in hoger beroep door partijen is bevestigd, werd in de Term Sheet en samenwerking opgezet waarin de Uniemerkrechten uiteindelijk door Stratco zouden worden ingebracht en ononderbroken door de nieuw op te richten onderneming (HSWT) zouden worden gebruikt. De fabriek is vervolgens in lijn met de Term Sheet door Standard Investment van de bewindvoerder 'going concern' gekocht en heeft haar activiteiten vanaf 2 januari 2019 als HSWT France voortgezet. De fabriek produceerde en verhandelde in die gehele periode onverminderd aspartaam onder de Uniemerken. Stratco wass hiervan volledig op de hoogte en heeft op geen moment - tot het afbreken van de onderhandelingen aangegeven dat dit merkgebruik zonder toestemming geschiedde en inbreukmakend was. Ook toen op 31 december 2018 door ... een klantbrief, waarop het Uniewoord/beeldmerk was afgebeeld, ter goedkeuring aan (ook) werd voorgelegd heeft niet gezegd dat daarvoor toestemming nodig was. Dit lag ook niet voor de hand omdat HSWT c.s. reeds op grond van de Term Sheet en de wetenschap van ... van het eind 2018/begin 2019 onverminderde gebruik van de Uniemerken redelijkerwijs erop mocht vertrouwen dat dit gebruik met (impliciete) toestemming van ... geschiedde.

6.10 Tegen de hiervoor geschetste achtergrond is het hof van oordeel dat het met (stilzwijgende) toestemming van Stratco c.s. voortgezette merkgebruik plaatsvond in het kader van onderhandelingen waarvan partijen zelf uitgingen dat die eventueel konden mislukken, bijvoorbeeld omdat Standard Investment de voorwaarden van de Term Sheet eenzijdig zou wijzigen. Van belang is verder dat niet voldoende gemotiveerd is betwist dat het praktisch onmogelijk is om het merkgebruik van de een op de andere dag te staken. Ook ... als voormalig bestuurder wist dit of had dit moeten begrijpen. HSWT c.s. mochten er daarom ook gerechtvaardigd op vertrouwen dat de (stilzwijgend) verleende toestemming voor het merkgebruik door HSWT c.s. gedurende de overname en verdere onderhandelingen ook een - na het al dan niet als gevolg van het eenzijdig wijzigen van de voorwaarden uit de Term Sheet afbreken van de onderhandelingen voor rebranding noodzakelijke overgangsperiode omvatte. Een andere inhoud van de (stilzwijgend) gemaakte afspraken zou betekenen dat op het stuklopen van de onderhandelingen de aanvullende en zwaarwegende sanctie van merkinbreuk zou staan, met alle gevolgen die rechtshandhaving voor het onder de Uniemerken producerende, going concern overgenomen HSWT France SAS zou meebrengen.

6.11 Ten overvloede overweegt het hof dat Stratco c.s. in deze merkenprocedure onvoldoende hebben gesteld om te kunnen oordelen dat het voorgaande anders zou zijn indien Standard Investment gelet op het vertrouwen bij Stratco c.s. op het tot stand komen van de samenwerking, tot dooronderhandelen dan wel schadevergoeding wegens het afbreken van de onderhandelingen zou kunnen worden veroordeeld. Die laatste vraag ligt voor in de hiervoor genoemde 'Term Sheet-procedure' tussen de daarin betrokken partijen.

6.13 Naar het oordeel van het hof kan het voorgaande in het midden blijven. HSWT c.s. hebben allereerst niet, althans niet voldoende gemotiveerd, betwist dat de rebranding feitelijk volgens het door HSTW c.s. overgelegde stappenplan is verlopen. HSWT c.s. hebben verder - evenmin voldoende gemotiveerd betwist - gesteld dat het rebranden zowel de wijziging van alle op het briefpapier, de facturen, leverbonnen, verpakkingen en' certificates of analysis' voorkomende tekens, als de aanpassing van de administratie en daarmee de medewerking van haar afnemers verge. Dat met dit alles tijd gemoeid is en bovendien redelijkerwijs niet alle aanpassingen tegelijkertijd kunnen worden doorgevoerd, ligt alleszins voor de hand.

6.15 Ten overvloede overweegt het hof dat ook indien HSWT c.s. al op 18 februari 2019, toen ... aanspraak maakte op een licentievergoeding, had moeten begrijpen dat een ingrijpend proces van rebranding onvermijdelijk werd, HSWT c.s. dit proces op 15 juli 2019 binnen en redelijke termijn heeft afgerond. Eveneens ten overvloede overweegt het hof dat blijkens het proces-verbaal van de in eerste aanleg plaatsgevonden mondelinge behandeling ... toen heeft verklaard voor het onderhavige proces van rebranding een termijn van zes maanden redelijk te achten. Stratco c.s. hebben onvoldoende toegelicht dat aan deze in het proces-verbaal opgenomen duidelijke uitlating van de voormalig bestuurder van Hyet Sweet SAS in dit verband geen betekenis zou mogen worden gehecht.

6.23 Naar het oordeel van het hof is auditief (fonetisch) en visueel slechts sprake van zeer geringe mate van overeenstemming tussen het woordmerk HYET en het teken HSWT. Het hof sluit zich aan bij hetgeen de rechtbank hierover in rov. 4.19 en 4.20 van het vonnis heeft overwogen. Stratco c.s. hebben die oordelen in hoger beroep ook niet, althans niet (voldoende gemotiveerd) bestreden.

6.25 Het hof is met de rechtbank van oordeel dat het relevante publiek bij vergelijking van het Hyet-woordmerk en het HSWT-teken het gestelde begripsmatig verband niet zal leggen. Op grond van de door Stratco c.s. onder de grieven genoemde producties kan bovendien niet worden vastgesteld dat dit in de praktijk bij het relevante publiek is gebeurd. De door Stratco c.s. in dit verband aangehaalde e-mail van 30 maart 2019 van Neosdirect vormt een reactie op een niet overgelegde e-mail van ... met als kennelijke titel 'wijziging tenaamstelling'. Zonder de context van de mail waarop dat antwoord is gestuurd kan hieruit niet worden afgeleid dat bij vergelijking van de tekens begripsmatige verwarring is opgetreden. Bovendien is deze mail afkomstig van een financier, een partij die niet valt onder het relevante publiek. Het tweede door Stratco c.s. onder de grief gestelde voorbeeld van begripsmatige verwarring komt uit een brief van de advocaat van Brenntag van 30 augustus 2019. Deze advocaat reageert daarin uitvoerig op de door Stratco c.s. op 5 juli 2019 aan Brenntag gestuurde sommatie en de diverse daarin aan Brenntag gemaakte verwijten van merkinbreuk. Dat een advocaat bij bestudering van een merkenclaim bij vergelijking van tekens en begripsmatig verband legt, betekent nog niet dat een afnemer dit buiten die bijzondere context zal doen. Beoordeeld vanuit de perceptie van het relevant publiek is daarom geen sprake van begripsmatige overeenstemming. 

6.32 In het licht van deze omstandigheden hebben Stratco c.s. onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld om te kunnen oordelen dat de stilzwijgende toestemming tot gebruik van de Uniemerken gedurende de periode van onderhandelen en de aansluitende periode van rebranding tegen betaling van en licentievergoeding zou moeten plaatsvinden. Tevens kan bij deze stand van zaken niet worden geoordeeld dat Stratco c.s hun toestemming voor het merkgebruik onverschuldigd - zonder rechtsgrond - hebben verleend of HSWT c.s. door het van aanvang af voorziene gebruik van de Uniemerken gedurende deze periode ongerechtvaardigd zouden zijn verrijkt. Dat HSWT c.s. op oneerlijke wijze voordeel heeft verkregen en onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig jegens Stratco c.s. zou hebben gehandeld, is niet komen vast te staan. De vraag welke rechtsgevolgen het afbreken van de onderhandelingen tussen de in de Term Sheet genoemde partijen hebben, ligt voor in de daarover tussen die partijen (thans) voor het hof in Amsterdam gevoerde procedure.