HvJ EU (grote kamer), 12 april 2011, zaak C-235/09, DHL Express France SAS tegen Chronopost (prejudiciële vragen Cour de Cassation, Frankrijk)

In bepaalde gevallen beperkt

 Merkenrecht. De gemeenschapsmerkenverordening moet aldus worden uitgelegd dat de werking van het verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken op een gemeenschapsmerk, zich in beginsel uitstrekt tot het gehele grondgebied van de Europese Unie. De uitzondering op dit beginsel staat in 45 t/m 50 van het arrest en heeft te maken met “de functies van het merk”: Wanneer “de verwerende partij het bewijs levert dat het gebruik van het betrokken teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, in het bijzonder om linguïstische redenen, moet deze rechtbank de territoriale werking van het verbod dat zij oplegt, beperken”.

46. De territoriale werking van het verbod kan evenwel in bepaalde gevallen beperkt zijn. Het in artikel 9, lid 1, van verordening nr. 40/94 bedoelde uitsluitend recht van de houder van het gemeenschapsmerk is immers verleend om deze merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als zodanig te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. De uitoefening van dit recht moet derhalve beperkt blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (zie, in die zin, arrest van 23 maart 2010, Google France en Google, C 236/08   C 238/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 75, en aldaar aangehaalde rechtspraak).

47. Hieruit volgt dat, zoals de Europese Commissie heeft opgemerkt, het uitsluitend recht van de houder van een gemeenschapsmerk en bijgevolg de territoriale omvang van dit recht niet verder kunnen gaan dan hetgeen de houder op grond daarvan mag doen ter bescherming van zijn merk, te weten louter elk gebruik dat afbreuk kan doen aan de functies van het merk, verbieden. De handelingen of toekomstige handelingen van de verwerende partij, te weten de persoon aan wie het gewraakte gebruik van het gemeenschapsmerk ten laste wordt gelegd, die geen afbreuk doen aan de functies van het gemeenschapsmerk, kunnen derhalve niet worden verboden.

48. Wanneer de rechtbank voor het gemeenschapsmerk, waarbij in omstandigheden als die van het hoofdgeding een procedure aanhangig wordt gemaakt, vaststelt dat de inbreuk of dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk zich beperkt tot één lidstaat of tot een deel van het grondgebied van de Unie, in het bijzonder omdat de partij die het verbod vordert, de territoriale werking van haar vordering heeft begrensd in het kader van de uitoefening van haar bevoegdheid om de omvang van de door haar ingestelde vordering te bepalen, of omdat de verwerende partij het bewijs levert dat het gebruik van het betrokken teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, in het bijzonder om linguïstische redenen, moet deze rechtbank de territoriale werking van het verbod dat zij oplegt, beperken.

49.Ten slotte dient te worden gepreciseerd dat de territoriale werking van een verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken op een gemeenschapsmerk zich kan uitstrekken tot het gehele grondgebied van de Unie. Evenwel moeten de overige lidstaten overeenkomstig artikel 90 van verordening nr. 40/94, dat de toepassing van het Verdrag van Brussel betreft, gelezen in samenhang met artikel 33, lid 1, van verordening nr. 44/2001, in beginsel de rechterlijke beslissing erkennen en ten uitvoer leggen, waardoor aan deze beslissing grensoverschrijdende gevolgen worden verleend.

50. Derhalve dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 98, lid 1, van verordening nr. 40/94 aldus moet worden uitgelegd dat de werking van het verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken op een gemeenschapsmerk, dat door een krachtens de artikelen 93, leden 1 tot en met 4, en 94, lid 1, van deze verordening bevoegde rechtbank voor het gemeenschapsmerk wordt opgelegd, zich in beginsel uitstrekt tot het gehele grondgebied van de Unie.

Lees het arrest hier (link) en hier (pdf volgt)