ICE kledingmerk wordt doorgehaald wegens onvoldoende gebruik

KvB 2 september 2024, IEF 22254, IEFbe 3789; R 307/2024-1 (Drifa ehf. tegen GILMAR S.P.A.). Deze zaak draait om het ICE merk van GILMAR S.P.A. (hierna: Gilmar), dat als Uniemerk staat ingeschreven met betrekking tot de verkoop van tassen en kleding. In 2022 heeft Drifa ehf. (hierna: Drifa) het EUIPO verzocht om de registratie door te halen wegens niet-gebruik (non-usus), maar dit verzoek is afgewezen. Gilmar had namelijk 2000 pagina´s aan bewijs geleverd waaruit bleek dat zij haar merk in de afgelopen jaren voldoende had gebruikt. Drifa gaat in hoger beroep tegen deze beslissing. Zij voert aan dat het ICE merk niet is gebruikt, omdat Gilmar het merk alleen in combinatie met andere merken heeft gebruikt en ¨ice¨ in die gevallen niet los te onderscheiden was als merkaanduiding. Dat laatste zou daarnaast voortvloeien uit het feit dat het merk überhaupt maar weinig onderscheidend vermogen heeft. Bovendien stelt Drifa dat het gebruik door Gilmar in de gehele relevante periode maar zeer beperkt geweest.

De Kamer van Beroep van het EUIPO (hierna: KvB) stelt voorop dat een merk vervalt als het gedurende een periode van vijf jaar niet normaal is gebruikt zoals bedoeld in de Merkenverordening (art. 58 lid 1 sub a). Van normaal gebruik is sprake wanneer een merk wordt gebruikt om de commerciële herkomst aan te duiden van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Daarbij worden alle omstandigheden van het geval meegewogen. Verder is van belang dat normaal gebruik alleen kan worden bewezen met behulp van objectieve feiten. In het onderhavige geval constateert de KvB dat aan de vereiste periode van vijf jaar kan zijn voldaan, nu het ICE merk al meer dan vijf jaar staat ingeschreven. Vervolgens analyseert de KvB het door Gilmar aangeleverde bewijs met betrekking tot haar gebruik. Ondanks de grote omvang van het bewijs, kan de KvB niet met zekerheid vaststellen dat de op de facturen vermelde producten daadwerkelijk producten zijn geweest uit de ICE catalogus. Zij benadrukt daarbij dat Gilmar het bewijs onvoldoende concreet heeft gemaakt. De KvB gaat vervolgens na of het gebruik van het ICE merk in combinatie met andere tekens nog kan worden aangemerkt als normaal gebruik. Dit is mogelijk voor zover de andere tekens het onderscheidend vermogen van het merk in kwestie niet wegnemen. Aan dit vereiste wordt door Gilmar voldaan ten aanzien van enkele ontwerpen. Maar, gelet op het lage aantal verkopen van deze ontwerpen, wordt de drempel van het normale gebruik niet bereikt. De KvB concludeert dan ook dat het beroep van Drifa slaagt en het merk van Gilmar moet worden doorgehaald.

43 It must be stressed that the EUTM proprietor did not highlight the product codes on the invoices to which the depiction of the products referred. However, for the sake of completeness, the Board analysed to the best of its ability the invoices submitted, which fall all within the relevant period, but cannot guarantee that it has not overlooked some matches. With this respect, since it was the burden of the EUTM proprietor to link the evidence, the Board cannot be blamed for any mistake and cannot be called upon to correct deficient pleadings of the EUTM proprietor (11/01/2016, R 1177/2014-4, Golden Eagle Deluxe (fig.) / DEVICE OF RED CUP (fig.) et al., § 59).

57 In accordance with Article 18(1)(a) EUTMR, genuine use of a trade mark also includes use of the sign in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of that trade mark in the form in which it was registered, regardless of whether or not the sign in the form as used is also registered in the name of the proprietor.

75 It follows from the above, that only use 1, use 2, use 3 and use 4 can be taken into consideration for the purposes of assessing the extent of use of the contested EUTM.

77 Such a low sales figure, on a market with a turnover of billions of EUR per year in the entire European Union, cannot be considered as genuine use of the contested EUTM.