Inbreuk op het ruitmerk
Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 21 augustus 2009, KG ZA 09-995, Burberry Ltd. tegen Temeer Schoenen (Sacha).
Merkenrecht. Burberry vordert met succes een verbod op inbreuk door ruitschoen Sacha op Burberry's bekende (Gemeenschaps)ruitmerk. Een samenvatting in citaten:
4.5. Het voorgaande laat onverlet dat ook in kort geding de aan artikel 99 GMVo ten grondslag liggende gedachte geldt dat Gemeenschapsmerken in beginsel als geldig moeten worden beschouwd vanwege het vooronderzoek door het Bureau en de mogelijkheid van oppositie. (…)
Onderscheidend vermogen: 4.7. Het beroep van Sacha op de nietigheid van het ruitmerk vanwege gebrek aan onderscheidend vermogen in de zin van artikel 52 lid 1 sub a juncto 7 lid 1 sub b GMVo, treft naar voorlopig oordeel geen doel. (…)
4.8. Sacha baseert het gestelde gebrek aan onderscheidend vermogen op het feit dat er vele producten met een ruitmotief op de markt zijn. In het kader van een beroep op artikel 52 lid 1 sub a juncto 7 lid 1 sub b GMVo kan dit betoog naar voorlopig oordeel alleen doel treffen indien de betreffende producten al op de markt waren ten tijde van de inschrijving van het Gemeenschapsmerk in 1999. (…)
4.9. Het enige gebruik van een ruitmotief waarnaar Sacha verwijst dat duidelijk wel voor 1999 plaatsvond, betreft een tartan, dat wil zeggen een geruite wollen stof waarvan een kilt wordt gemaakt, en meer in het bijzonder de zogeheten MacTavish Camel tartan en de Thomson Camel tartan. Echter, niet valt in te zien dat deze tartans afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het ruitmerk met betrekking tot schoenen, gelet op de specifieke waren waarvoor de tartans worden gebruikt (kilts) en het specifieke publiek (Schotse clans). (…)
4.10. Bovendien moet voorshands worden aangenomen dat het ruitmerk sterk onderscheid vermogen heeft gekregen door het gebruik van het merk. Burberry heeft in dit verband aangevoerd dat zij het ruitmotief van haar merk al decennia lang intensief gebruikt en daar veel reclame voor maakt. Dat dit inderdaad heeft geleid tot grote bekendheid van het merk, zoals Burberry stelt, wordt ondersteund door een rapport van een onafhankelijk onderzoeksbureau dat Burberry in het geding heeft gebracht (…) Het betoog van Sacha dat dit onderzoek uitsluitend betrekking heeft op het woordmerk BURBERRY kan worden gepasseerd. De door Sacha als productie 10 overgelegde publicaties ondersteunen namelijk de stelling van Burberry dat juist het ruitmerk een kenmerkend aspect is van de collecties en marketing van Burberry. (…)
Kwade trouw: 4.12. Ook het betoog van Sacha dat Burberry bij de aanvraag van het ruitmerk te kwader trouw was, treft naar voorlopig oordeel geen doel. Sacha verwijst in dit verband weer naar de MacTavish Camel tartan en de Thomson Camel tartan, maar heeft niet toegelicht waarom het bestaan van die tartans maakt dat de merkinschrijving van Burberry (voor schoenen) te kwader trouw is. Voor zover Sacha heeft bedoeld te betogen dat Burberry het merk zou hebben ingeschreven met het oogmerk om Schotse clans het gebruik van die tartans voor bijvoorbeeld kilts te beletten, strandt het reeds op het feit dat Burberry juist uitdrukkelijk heeft aangevoerd dat zij haar merkrechten nooit zo heeft gebruikt en nooit zo zal gebruiken. Daar komt bij dat het betoog van Sacha er hooguit toe kan leiden dat het merk van Burberry nietig is voor kilts, maar niet voor schoenen. (…)
“Soortnaam”: 4.13. Tenslotte gaat ook het betoog van Sacha dat het Gemeenschapsmerk van Burberry is verworden tot “soortnaam” in de zin van artikel 51 lid 1 sub b GMVo niet op. Daargelaten of deze grond voor verval van toepassing is op zuiver figuratieve beeldmerken, zoals het ruitmerk, wordt de stelling van Sacha dat het ruitmerk is verworden tot een gebruikelijke versiering niet gesteund door de feiten. De meeste voorbeelden van producten met Schotse ruiten waarnaar Sacha in dit verband verwijst, betreffen namelijk Schotse ruiten die duidelijk afwijken van het ruitmerk door een andere kleurstelling en/of een ander ruitmotief (productie 9 van Sacha), of zijn geen schoenen (productie 5 en 7 van Sacha). Het enige voorbeeld van een schoen die een met het ruitmerk overeenstemmend motief draagt, betreft een op marktplaats.nl aangeboden “bijzondere pump in gouden glitters en burberry ruit”. Dat is onvoldoende om aan te nemen dat die versiering gebruikelijk is geworden voor schoenen, laat staan dat de versiering gebruikelijk is geworden door toedoen of nalaten van Burberry, zoals artikel 51 lid 1 sub b GMVo eist.
Overeenstemming: 4.17. De voorzieningenrechter is met Burberry van oordeel dat het ruitteken op de schoen van Sacha overeenstemt met het ruitmerk. Zowel het patroon als de kleurstelling van merk en teken stemt namelijk overeen. In beide gevallen wordt gebruik gemaakt van een patroon met twee ruiten: een ruit bestaande uit een relatief brede meervoudige streep en een ruit bestaande uit een relatief smalle enkele streep. In beide gevallen is de meervoudige streep zwart, de enkele streep rood en de achtergrond beige. Daarnaast zijn bij beiden de punten waarop de horizontale banen van de ruit met de meervoudige streep de verticale banen snijden extra donker, is de kleur tussen de strepen van die ruit juist lichter dan de algemene achtergrondkleur en maakt de verticale meervoudige streep een donkerder indruk dan de horizontale meervoudige streep. Een en ander in samenhang beschouwd maakt dat de totaalindruk van merk en teken overeenstemmen. Het feit dat bij de schoen van Sacha een print onder het ruitmotief zichtbaar is, doet daar naar voorlopig oordeel onvoldoende aan af, omdat die print slechts onder een deel van het ruitmotief ligt en het ruitmotief duidelijk zichtbaar blijft.
4.18. De overige verschillen die Sacha heeft geconstateerd kunnen evenmin tot een andere totaalindruk te leiden. (…) Deze verschillen zijn naar voorlopig oordeel te onbeduidend om te leiden tot een andere totaalindruk. De gemiddelde consument let bij de aanschaf van schoenen immers niet op de verschillende details van merken, maar neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar.
4.21. Verder moet, zoals hiervoor is vastgesteld, voorshands worden aangenomen dat het ruitmerk een zeer bekend merk is (zie hiervoor r.o. 4.10). Het betoog van Sacha dat die bekendheid zich niet uitstrekt tot de doelgroep van haar producten omdat Burberry zich, anders dan Sacha, zou richten tot de “happy few”, treft geen doel. Volgens Sacha bestaat haar doelgroep uit trendsettende jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Niet valt in te zien waarom er geen overlap zou zijn tussen deze doelgroep en de gestelde doelgroep van de Burberry producten. Het enkele gegeven dat producten van Burberry relatief duur zijn, sluit, anders dan Sacha meent, die overlap in ieder geval niet uit. Daar komt bij dat Burberry naar voorlopig oordeel terecht heeft aangevoerd dat, gegeven de mate van bekendheid van het ruitmerk, het voorshands aannemelijk is dat de bekendheid van het merk verder reikt dan de beoogde doelgroep. (…)
Inbreuk: 4.22. Gegeven de overeenstemming van merk en teken, de soortgelijkheid van de waren en de mate van bekendheid moet worden aangenomen dat de ruitschoen verwarring bij het publiek kan creëren. Het feit dat de ruitschoenen uitsluitend worden verhandeld in winkels van Sacha en dat op de ruitschoen ook het merk SACHA staat, kan niet leiden tot een andere conclusie. Die feiten sluiten immers niet uit dat het publiek kan menen dat er sprake is van een economisch verband tussen Burberry en Sacha, bijvoorbeeld eenzelfde verband als het verband dat Sacha naar eigen zeggen is aangegaan met andere bekende merkhouders zoals Coca-Cola.
4.23. Het voorgaande impliceert ook dat voorshands moet worden aangenomen dat het publiek een verband zal leggen tussen het ruitmerk en het ruitmotief op de schoen van Sacha. Het betoog van Sacha dat artikel 9 lid 1 sub b GMVo niet van toepassing is omdat het publiek het ruitmotief op haar ruitschoenen zal opvatten als louter versiering, slaagt daarom niet.
4.24. Het voorgaande brengt mee dat het gevorderde verbod toewijsbaar is voor wat betreft de inbreuk op het ruitmerk. (…)
Eenvoudig kort geding: 1019h proceskosten: €6000,-
Lees het vonnis hier.
