Inbreuk op merk NORDCAP door gebruik teken NORD CAPE

Rechtbank Den Haag 25 maart 2020, IEF 19130; ECLI:NL:RBDHA:2020:2734 (Grenzenlos Direkt tegen 365 Nordic Outdoor) Grenzenlos Direkt biedt producten, waaronder jassen en truien, aan in fysieke winkels of online. Grenzenlos Direkt is houdster van het Uniewoordmerk NORDCAP. 365 Nordic Outdoor laat outdoor kleding, voornamelijk jassen, produceren in China. Deze kleding verkoopt 365 Nordic Outdoor vervolgens aan groothandels. Deze groothandels verkopen de betreffende kleding weer door aan marktpartijen die ze in fysieke winkels of online (al dan niet via partners) verkopen. 365 Nordic Outdoor is houdster van het Beneluxwoord/beeldmerk NORD CAPE. Grenzelos Direkt stelt dat door het verkopen van kleding onder het teken NORD CAPE 365 Nordic Outdoor inbreuk maakt op het woordmerk NORDCAP in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo2. Immers, het teken NORD CAPE wordt, zonder toestemming van Grenzenlos Direkt, gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het woordmerk NORDCAP is ingeschreven (kleding) en het merk NORDCAP en het teken NORD CAPE stemmen in begripsmatige, visuele en auditieve zin zodanig overeen dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan.

Er wordt geoordeeld dat 365 Nordic Outdoor met het aanbieden en verkopen van kleding onder het merk NORD CAPE inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Grenzenlos Direkt in de zin van artikel 9 lid 2 UMVo. Verder wordt de gevorderde stakingsverbod afgewezen wegens gebrek aan belang. De gevorderde opgave en vergoeding van schade, op te maken bij staat, is toegewezen.

4.6.  Anders dan 365 Nordic Outdoor, en met Grenzenlos Direkt, is de rechtbank van oordeel dat niet kan worden gezegd dat de benaming NORD CAPE de gestelde kenmerken van de producten die 365 Nordic Outdoor op de markt brengt, aanduidt. 365 Nordic Outdoor heeft ook geen stukken overgelegd waaruit kan volgen dat het in aanmerking komende publiek de benaming als zodanig opvat of zal kunnen gaan opvatten. Dat bij het zien en horen van de benaming NORD CAPE de gedachte kan opkomen dat de kleding waarop deze benaming is aangebracht, kan worden gedragen in weersomstandigheden vergelijkbaar met die op de Noordkaap, is iets anders.

4.7. Overigens kan ook niet worden gezegd dat 365 Nordic Outdoor de benaming NORD CAPE als beschrijvende aanduiding gebruikt. Zij gebruikt het als merk, ter onderscheiding van de in opdracht van haar onderneming geproduceerde waren. Zij heeft de bewuste benaming ook als merk gedeponeerd. Aldus handelt zij juist in strijd met de vrijhoudingsgedachte waarop zij zich beroept.

4.8. Gelet op het voorgaande kan het beroep van 365 Nordic Outdoor op artikel 14 lid 1 sub b UMVo niet slagen.

4.9.  De conclusie is dat 365 Nordic Outdoor met het aanbieden en verkopen van kleding onder het merk NORD CAPE inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Grenzenlos Direkt in de zin van artikel 9 lid 2 UMVo.

4.11. Voor oplegging van een verbod bestaat, onder de omstandigheden als hier aan de orde, aanleiding indien nog steeds inbreuk (door 365 Nordic Outdoor) dreigt. Aan de omstandigheid dat na het tekenen van de onthoudingsverklaring nog producten voorzien van het teken NORD CAPE te koop zijn aangeboden, kan die dreiging naar het oordeel van de rechtbank niet worden ontleend, nu 365 Nordic Outdoor onbetwist heeft gesteld dat dit producten betreft die al vóór het tekenen van de onthoudingsverklaring door haar aan groothandels zijn verkocht en geleverd; van (dreigende) inbreuk door 365 Nordic Outdoor is dus geen sprake. Gelet hierop vormt de enkele proceshouding van 365 Nordic Outdoor (die er op neerkomt dat zij niet wil erkennen inbreuk te hebben gepleegd en zij daarom niet wil overgaan tot het doen van opgave en het vergoeden van schade) onvoldoende grond voor toewijzing van het gevraagde verbod. Hierbij weegt de rechtbank mee dat 365 Nordic Outdoor onbetwist heeft gesteld dat zij het teken NORD CAPE al ongeveer een jaar vóór het tekenen van de onthoudingsverklaring heeft losgelaten en haar producten onder een ander teken (NORDBERG) op de markt is gaan brengen. Dat de onthoudingsverklaring niet, zoals een vonnis, een executoriale titel oplevert, brengt de rechtbank, gezien het voorgaande en nu niet is gesteld of gebleken dat 365 Nordic Outdoor weigerachtig zou zijn de overeengekomen boete (met de hoogte waarvan Grenzenlos Direkt zich kennelijk kan verenigen) te voldoen, evenmin tot een ander oordeel. Het gevorderde verbod zal daarom wegens gebrek aan belang bij toewijzing daarvan, worden afgewezen.

4.12. Hiervoor heeft de rechtbank geoordeeld dat 365 Nordic Outdoor inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Grenzenlos Direkt. Gelet hierop alsmede gelet op de omstandigheid dat 365 Nordic Outdoor buiten rechte en in rechte niet heeft wil erkennen merkinbreuk te hebben gemaakt, acht de rechtbank de gevorderde verklaring voor recht toewijsbaar. Een dwangsom kan niet worden verbonden aan een verklaring voor recht. Onderdeel 4 van de vordering van Grenzenlos Direkt, voor zover dit onderdeel is gekoppeld aan de gevorderde verklaring voor recht, moet daarom worden afgewezen.