Inventiviteit octrooi EP 659 ontbreekt (Philips tegen Asus)

Hof Den Haag 24 december 2019, IEF 18921, IT 2990; ECLI:NL:GHDHA:2019:3427 (Philips tegen Asus) Octrooirecht. Philips is houdster van Europees octrooi EP 659 dat, net als EP511 en EP525 (waarop het Hof inbreuk door Asus heeft aangenomen), deel uitmaakt van de UMTS-octrooiportfolio van Philips. Bij de rechtbank vorderde Philips (ook) op basis van EP659 een verbod jegens Asus om inbreuk te maken en schadevergoeding, stellende dat EP 659 is geïncorporeerd in het HSDPA-protocol van de UMTS standaard zoals gepubliceerd en dat Asus in onder meer Nederland mobiele telefoons, smartphones en laptops verhandelt waarin de HSDPA functionaliteit wordt toegepast. De rechtbank overwoog dat een aantal conclusies van EP659 niet nieuw en inventief waren. In hoger beroep vordert Philips vernietiging van het vonnis van de rechtbank voor zover de conclusies van EP 659 volgens Hulpverzoek II niet geldig zijn geacht en voor zover de hierop gebaseerde inbreukvorderingen zijn afgewezen. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank. Onder verwijzing naar het arrest m.b.t. EP511 (IEF 18444), verwerpt het Hof de door Asus ingestelde reconventionele (FRAND) vordering, alsmede het incidentele appel met betrekking tot art. 843a Rv. 

3.2.2 Hulpverzoek II ziet op een neergaand fractioneel besturingskanaal. Partijen gaan er, net als de rechtbank, vanuit dat de Nortel 2-Voorstellen — waarin ook al een neergaand fractioneel besturingskanaal (‘power control channel’, zie rov. 1 .2.q) was geopenbaard — als de meest nabij stand van de techniek moeten worden beschouwd. Het hof zal hier eveneens vanuit gaan, met de aantekening dat het hierbij niet nodig is om onderscheid te maken tussen de verschillende documenten die tot de Nortel 2 Voorstellen behoren (Nortel-mei, Nortel-oktober en Nortel 2).

3.5.1 De door Philips gestelde verschilmaatregel i) kan niet bijdragen aan de oplossing van het objectieve probleem uit de stand van de techniek en kan daarom geen inventiviteit aan Huipverzoek II verlenen (rov. 3.2.8). De verschilmaatregelen ii) en iii) vloeien ieder voor zich op voor de hand liggende wijze voort uit de stand van de techniek en ontberen daarom inventiviteit (rovv. 3.3.15 en 3.4.8). Omdat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum gemotiveerd was om de efficiency van het fractionele neergaande besturingskanaal uit de Nortel 2-Voorstellen zoveel mogelijk te vergroten, zou hij de verschilmaatregelen ii) en iii) zonder meer ook gezamenlijk hebben toegepast, zeker nu deze beide maatregelen samen in optie 1 van Nortel 1 waren geopenbaard. Ook in het combineren van die twee maatregelen valt derhalve geen uitvinderswerkzaamheid te ontwaren waaraan Hulpverzoek II inventiviteit zou kunnen ontlenen. Dat er op de prioriteitsdatum nog andere mogelijkheden waren om — zoals Philips stelt maar Asus betwist — de met de verschilmaatregelen ii) en iii) beoogde efficiency te bereiken kan, in elk geval in de hiervoor geschetste omstandigheden, (een van) die verschilmaatregelen niet alsnog inventief maken.
3.5.2 Conclusie 1 volgens Huipverzoek II is dus nietig wegens gemis aan inventiviteit. Niet is gesteld dat de volgconclusies 2 tlm 7 volgens Hulpverzoek II iets inventiefs toevoegen aan conclusie 1, zodat die volgconclusies het lot daarvan delen (vgl. punt 425 MvAJMvG-inc).