Is er sprake van inbreuk op de CHALLENGE woordmerken van F. Smit Holding?

Rechtbank Den Haag 29 maart 2023, IEF 21340; ECLI:NL:RBDHA:2023:4029 (Playseat en F. Smit Holding tegen NLR) Het geschil tussen NLR en F. Smit Holding gaat over het gebruik van de naam CHALLENGER door NLR voor een gamestoel voor race- en vliegsimulaties. F. Smit Holding beweert dat NLR met het gebruik van de naam inbreuk maakt op hun CHALLENGE woordmerken en eist schadevergoeding en het gebod tot doorhaling van de Benelux-merkinschrijving. De rechtbank heeft geoordeeld dat de CHALLENGE woordmerken van F. Smit Holding elk onderscheidend vermogen hebben en dat er sprake kan zijn van merkinbreuk door NLR. Playseat c.s. kan zich nu ten aanzien van haar inbreukvorderingen beroepen op het CHALLENGE woordmerk en stelt dat NLR inbreuk maakt op het merk omdat NLR de naam CHALLENGER gebruikt voor het aanbieden/verkopen van een gamestoel voor race- en vliegsimulaties. De rechtbank heeft geoordeeld dat de CHALLENGER-tekens naar het oordeel van de rechtbank zodanig overeenstemmen met het CHALLENGE Uniemerk dat hierdoor bij het in aanmerking komende (consumenten)publiek verwarring kan ontstaan in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef sub b UMVo. Playseat c.s. kan zich dus verzetten tegen het gebruik van de CHALLENGER-tekens voor een gamestoel voor race- en vliegsimulatie en daarbij behorende accessoires in de gehele Europese Unie. Dit gebruik vormt een inbreuk op het CHALLENGE-merk. De rechtbank komt niet meer toe aan een aparte beoordeling van de vorderingen die zijn gegrond op het Beneluxmerk en het BVIE, omdat de geografische reikwijdte van het gevorderde verbod en de overige vorderingen op grond van artikel 9 lid 2 aanhef sub b UMVo de gehele Europese Unie betreft en de Benelux hiervan een onderdeel is.

4.11. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de onder 2.2 genoemde CHALLENGE woordmerken niet uitsluitend beschrijvend voor kenmerken van de waren waarvoor het merk is ingeschreven in de klasse 9 in de zin van artikel 7 lid 1 sub c UMVo en artikel 2.2bis lid 1 sub c BVIE.

4.14. De enkele omstandigheid dat een woord veelvuldig wordt gebruikt in het dagelijks taalgebruik of in een specifieke sector, zoals het woord ‘challenge’ voor allerlei (persoonlijke) uitdagingen, wedstrijden, competities en onderdelen daarvan, maakt naar het oordeel van de rechtbank niet dat dit woord in het geheel geen herkomstfunctie kan vervullen en dus per definitie het voor een merk vereiste onderscheidend vermogen mist. Dat het woord ‘challenge’ veelvuldig wordt gebruikt in de gamesector en daarbuiten, kan wel invloed hebben op de mate van onderscheidend vermogen van het merk. Dit komt aan de orde bij de inbreukvraag.

4.15. Verder is geen sprake van een slogan, nu het gaat om één woord. Een slogan zal door het publiek in het algemeen eerder worden opgevat als slechts een lovende uiting dan een enkel woord. Dat het woord ‘challenge’ veel wordt gebruikt in het dagelijks taalgebruik en in de gamesector en ook in slogans voor de CHALLENGE-racestoel zelf, maakt naar het oordeel van de rechtbank niet dat het publiek de CHALLENGE-merken meteen zal opvatten als een wervende of lovende (reclame)uiting en wel zodanig dat de merken daarmee onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 7 lid 1 sub b UMVo en artikel 2.2bis lid 1 sub b BVIE.

4.24. De rechtbank stelt vast dat (niet in geschil is dat) het Uniernerk en de CHALLENGER-tekens auditief een zeer sterke mate van overeenstemming hebben. Ook visueel (is niet in geschil dat) de CHALLENGER tekens in sterke mate overeenstemmen met het woordmerk CHALLENGE. Het woord CHALLENGER is immers het overheersende bestanddeel van de hiervoor weergegeven uitingen. Het voor het totaalbeeld meest bepalende begin van beide woorden stemt volledig overeen, namelijk het Engelse woord CHALLENGE. De gebruikte lettertypen en kleurstellingen van het teken en de toevoeging van de ‘R’ aan het einde, is van ondergeschikt belang voor het totaalbeeld en doet daardoor aan de overeenstemming niet af. Tot slot is (evenmin in geschil dat) ook begripsmatig sprake is van een zeer sterke mate van overeenstemming (‘uitdagen/uitdaging’ tegenover uitdager’).

4.30. Uit het voorgaande volgt dat de CHALLENGER-tekens naar het oordeel van de rechtbank zodanig overeenstemmen met het CHALLENGE Uniemerk dat hierdoor bij het in aanmerking komende (consumenten)publiek verwarring kan ontstaan in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef sub b UMVo. Playseat c.s. kan zich dus verzetten tegen het gebruik van de CHALLENGER-tekens voor een gamestoel voor race- en vliegsimulatie en daarbij behorende accessoires in de gehele Europese Unie. Dit gebruik vormt een inbreuk op het CHALLENGE-merk.