Klank en woordbeeld SH'BENG en SH'BAM zijn nagenoeg identiek

Rechtbank Den Haag 3 mei 2017, IEF 16761;  ECLI:NL:RBDHA:2017:4382 (HDD tegen de V.O.F.) Merkenrecht. HDD is als distributeur en agent voor buitenlandse fitnessbedrijven betrokken bij sport- en fitnessgerelateerde activiteiten. Les Mills verstrekt via lokale tussenpersonen, zoals HDD, licenties aan sportscholen/fitnessbedrijven om haar fitnessprogramma’s te kunnen doceren en reclame maken. Zij heeft daartoe de merken BODYPUMP en SH'BAM. De V.O.F. heeft in haar lesrooster, op Facebook en haar website Sh'BENG en PUMP-lessen aangeboden. Merken en teken stemmen door de gelijkheid van het onderscheidende deel PUMP auditief zowel als visueel overeen. De klank en het woordbeeld en van teken SH'BENG en merk SH'BAM (mede door de apostrof) zijn nagenoeg identiek. Het gebruik deze tekens voor fitnesslessen maakt inbreuk op Uniemerken van Les Mills.

overeenstemming
4.9. Wat betreft de overeenstemming tussen merk en teken overweegt de rechtbank dat het teken Pump identiek is aan het tweede gedeelte van het merk BODY PUMP en het merk BODYPUMP. Hoewel doorgaans het begin van een woord meer aandacht trekt, wordt dat effect in dit geval verzwakt omdat het gedeelte BODY algemener is dan PUMP, en tot op zekere hoogte beschrijvend voor fitness(lessen) omdat het refereert aan het doel van fitness: het lichaam (body) fit houden. PUMP is weliswaar niet dominant, maar wel het meest onderscheidende onderdeel van de woordmerken. Hoewel PUMP, zoals [de V.O.F.] c.s. terecht heeft aangevoerd, kan verwijzen naar aspecten van fitness / krachttraining, bijvoorbeeld het oppompen van de spieren, is dat verband naar het oordeel van de rechtbank minder sterk dan bij BODY.

4.10. Merken en teken stemmen door de gelijkheid van het onderscheidende deel auditief zowel als visueel overeen. Begripsmatige overeenstemming is niet in geschil. Al met al is dus sprake van een aanzienlijke mate van overeenstemming tussen de merken en het teken. Dat het teken Pump zonder hoofdletters wordt gebruikt, zoals [de V.O.F.] c.s. aanvoert, is voor de auditieve en begripsmatige overeenstemming niet relevant, en voor de visuele overeenstemming acht de rechtbank dit geen wezenlijk punt. Waarom dit wel zo zou zijn, heeft [de V.O.F.] c.s. niet gemotiveerd.

Het woordmerk SH’BAM
4.18. De gestelde inbreuk op het woordmerk SH’BAM door het gebruik van het teken Sh’Beng (vergelijk rov. 2.11) is door [de V.O.F.] c.s. slechts bestreden met argument dat Sh’Beng onvoldoende overeenstemt met het merk SH’BAM. Dat verweer wordt gepasseerd reeds omdat de klank en het woordbeeld van teken en merk (mede door de apostrof) nagenoeg identiek zijn. Nu het onderscheidend vermogen van het merk aanzienlijk moet worden geacht, de diensten die onder teken en merk worden aangeboden identiek zijn en de overeenstemming tussen merk en teken groot is, kan het publiek in verwarring raken omtrent de herkomst van de aangeboden diensten (directe verwarring), althans een economisch verband tussen [de V.O.F.] c.s. en de merkhouder vermoeden (indirecte verwarring), zodat sprake is van verwarringsgevaar en daarmee van een inbreuk ‘sub b’. Het feit dat [de V.O.F.] c.s. de Sh’Beng-lessen in de praktijk niet geeft omdat er geen animo voor zou zijn, neemt niet weg dat zij dit teken heeft gebruikt voor het aanbieden van die lessen, hetgeen een inbreuk oplevert.