Kwade trouw nog steeds vereist voor winstafdracht

Rechtbank Den Haag 22 juli 2020, IEF 19337; ECLI:NL:RBDHA:2020:7645 (Hikvision tegen LITB) Merkenrecht. Beveiligingscamera’s van het merk Hikvision worden vanuit een Chinese website aangeboden, onder meer gericht op de EU. Volgens de rechtbank is dit aanbod inbreukmakend. Het verweer dat de consument de beveiligingscamera’s van Hikvision zelf invoert in de EU wordt verworpen. Ook LITB’s beroep op uitputting wordt verworpen. Wat betreft Hikvision Europe wordt aangenomen dat zij een licentie voor de gehele EU heeft met name gelet op het feit dat zij tezamen met Hikvision China procedeert. Om die reden neemt de rechtbank ook aan dat Hikvision Europe als licentienemer de bevoegdheid heeft een pan-Europese verbodsvordering in te stellen. Interessant is de overweging van de rechtbank of voor winstafdracht kwade trouw nog vereist is, gelet op het Nikolajeva arrest van het HvJ EU (zie 4.30). Volgens de rechtbank is kwade trouw nog steeds vereist. Daarnaast bevat het vonnis een aantal interessante bevoegdheidsoverwegingen. Tot slot is opmerkelijk dat deze zaak als een normale zaak in de zin van de indicatietarieven wordt aangemerkt. Als de overwegend in het gelijk gestelde partij heeft Hikvision aanspraak op de vergoeding van de proceskosten van € 17.500 en een bedrag van ongeveer € 4.000 voor onder meer kosten tolk tijdens de zitting.

4.30. Hikvision China heeft op grond van artikel 129 lid 2 UMVo jo. 2.21 lid 1 BVIE2 artikel tevens recht op vergoeding van de schade die zij als gevolg van de merkinbreuk heeft geleden. De vordering daartoe, met verwijzing naar de schadestaatprocedure, zal dan ook worden toegewezen. De gevorderde hoofdelijke veroordeling zal eveneens worden toegewezen zoals in het dictum vermeld. Hikvision c.s. heeft tevens aanspraak gemaakt op winstafdracht. LITB c.s. heeft zich erop beroepen dat zij niet te kwader trouw heeft gehandeld en heeft gesteld dat winstafdracht daarom dient te worden afgewezen. Van kwade trouw in de zin van artikel 2.21 lid 4 BVIE is alleen sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk en dat doet zich voor als degene wiens handelwijze achteraf inbreukmakend wordt geacht, ten aanzien van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter ervan. Van bewust handelen is geen sprake als de beweerdelijke inbreukmaker zich verweert op een wijze die niet bij voorbaat kansloos wordt geacht. Van de door LITB c.s. in deze procedure gevoerde verweren kan niet worden gezegd dat deze bij voorbaat kansloos waren, zodat winstafdracht dient te worden afgewezen. Daarmee kan in het midden blijven of zoals tussen partijen in geschil is, LITB c.s. de door Hikvision c.s. verzonden sommatiebrieven heeft ontvangen. Het verweer van Hikvision c.s. dat het in artikel 2.21 lid 4 BVIE opgenomen vereiste van kwade trouw in strijd is met 45 lid 2 TRIPS-verdrag en artikel 13 Hrl 4 wordt verworpen, nu ervan moet worden uitgegaan dat deze bepalingen optioneel zijn en artikel 2.21 lid 4 BVIE geen uitwerking vormt van deze bepalingen. Het arrest Nikolajeva waarop Hikvision c.s. zich beroept, dat ziet op een ander type vergoeding, maakt dit niet anders.