Kwade trouw vastgesteld bij 'trademarktroller', merkrechten nietig verklaard

EUIPO 17 december 2024, IEF 22448 (Tesla tegen Capella Eood). De autoproducent Tesla heeft in 2007 een EUTM (Europese Unie handelsmerk) met betrekking tot het TESLA-merk aangevraagd. Twee maanden later heeft Capella Eood eveneens een EUTM aangevraagd, met als argument dat zij al een eerder recht op het merk TESLA heeft, omdat zij dit in 2007 in Oostenrijk heeft gedaan. Tesla heeft hiertegen een vordering tot nietigverklaring ingediend. Tesla stelt dat Capella Eood een bekende ‘trademarktroller’ is, die gebruikmaakt van een strategie waarbij derden worden geblokkeerd om een financieel voordeel te behalen. Volgens Tesla zou Capella Eood verschillende firma’s hebben opgezet, waarmee zij honderden duizenden merkaanvragen in diverse lidstaten heeft ingediend. De meerderheid hiervan zou echter nooit tot inschrijving zijn overgegaan en uitsluitend bedoeld zijn geweest om later voorrang te eisen bij mogelijke EUTM-aanvragen. Tesla concludeert hieruit dat de merkaanvraag TESLA een voorbeeld is van de oneerlijke aanvraagstrategie van Capella Eood, zonder enige commerciële logica, en uitsluitend bedoeld om Tesla te blokkeren. Hierdoor stelt Tesla dat het merk nietig verklaard moet worden. Capella Eood stelt daarentegen dat zij rechtsgeldig EUTM-houder is, omdat zij de vergoeding voor haar aanvraag heeft betaald. Daarnaast beweert zij dat Tesla al tientallen jaren bewust inbreuk maakt op haar merkenrecht. Volgens Capella Eood is er geen sprake van kwade trouw en is Tesla’s redenering niet overtuigend, en bovendien in strijd met de grondrechten en het EU-recht.

Volgens Tesla is de Oostenrijkse merkaanvraag, waarop Capella Eood haar aanvraag baseert, nooit geregistreerd omdat de aanvrager de aanvraagvergoeding niet heeft betaald. Als bewijs heeft Capella Eood een screenshot ingediend van een betaling aan het Oostenrijkse Octrooibureau. Een prioriteitsclaim moet echter voldoen aan formele vereisten, zoals het indienen van specifieke documenten binnen de gestelde termijn. In dit geval diende de EUTM-houder een gedeeltelijke kopie van de Oostenrijkse aanvraag in. Deze kopie bevatte echter geen lijst van producten of diensten waarvoor het merk was aangevraagd. Hierdoor kon de prioriteitsclaim niet worden bevestigd. Bovendien vermeldt het Oostenrijkse Octrooibureau geen registratie- of publicatiedatum, wat erop wijst dat het merk nooit officieel is geregistreerd. Het EUIPO constateert daarnaast dat Capella Eood het merk niet daadwerkelijk gebruikt, net zoals andere merken in haar bezit die eveneens ongebruikt blijven. Het EUIPO concludeert dat Capella Eood het merk uitsluitend bezit om een derde partij te hinderen de markt te betreden. Dit wordt aangemerkt als handelen te kwader trouw en in strijd met de beginselen van eerlijkheid en goede trouw die zijn vastgelegd in het EU-merkrecht. De vorderingen van Tesla worden dan ook toegewezen, en het merk van Capella Eood wordt nietig verklaard.

In zaken omtrent kwade trouw bij merkrechten is het essentieel om de intenties van de houder van de EUTM vast te stellen. Hierbij spelen de goederen waarvoor het EUTM oorspronkelijk is aangevraagd een grote rol. In dit geval is het merk in eerste instantie gedeponeerd in klasse 12 van het EUTM, die betrekking heeft op voertuigen en voertuigaccessoires. Hierdoor komen de goederen waarop de merken betrekking hebben grotendeels overeen, wat verwarringsgevaar veroorzaakt voor ten minste een deel van de producten. Capella Eood stelt dat zij geen eerdere kennis van Tesla had en daarom niet te kwader trouw heeft gehandeld. Het EUIPO stelt echter vast dat Tesla het merk TESLA al gebruikte voordat Capella Eood het merk in Oostenrijk aanvroeg. Over de lancering van de elektrische auto van Tesla zijn verschillende krantenartikelen gepubliceerd, ook in Oostenrijk. Het feit dat Capella Eood het merk net na deze publicaties heeft aangevraagd, suggereert dat zij op de hoogte was van Tesla’s groeiende reputatie. Daarnaast lijkt het feit dat de klasse van de aanvraag identiek is aan die van Tesla eveneens te suggereren dat Capella Eood bekend was met Tesla.

In bad faith cases it is important to establish the EUTM proprietor’s intentions at the time of filing and thus the goods for which the EUTM was filed initially are important to take into consideration. It can be seen from the original goods filed in Class 12 of the EUTM that they covered vehicles in Class 12 which are identical to the earlier goods electric cars as the earlier goods would be contained within the broad category of vehicles. Therefore, at least some of the goods are identical. Moreover, some of the goods are similar, such as the remaining goods in Class 12 at the time of filing, being parts and fittings therefor (for vehicles), included in class 12; wheels for vehicles to electric cars as these goods often coincide in producer, relevant public and distribution channels and can be complementary. Even if there is dissimilarity in relation to some of the originally listed goods (for example, the goods in Classes 25 or 28) this does not rule out bad faith automatically (19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 39-41), especially where the EUTM proprietor may try to associate itself with the applicant’s brand (it is noted that Class 28 is no longer covered by the EUTM after the many restrictions of the goods). Furthermore, even in relation to the goods in Class 25, the EUTM proprietor itself (or Mr E.A.) argues that these are examples of ‘brand expansion goods’ like as offered by ‘Mercedes-Benz Collection’ or ‘Porsche Design driver’s Selection’ and it submits a screenshot of same..

Considering that the signs are similar to the extent they all coincide in the distinctive element ‘TESLA’ and the goods are at least partially identical or similar, there is a risk of confusion for at least some of the goods.