Leatherman-multitools.nl pleegt merkinbreuk

Rechtbank Den Haag 1 juni 2016, IEF 15995; IEFbe 1820; ECLI:NL:RBDHA:2016:5999 (Leatherman tegen gedaagde)
Merkenrecht. Leatherman is producent van multifunctionele (hand)gereedschappen en houdster diverse merken. Gedaagde is een webshop via leatherman-multitools.nl en later ook .de, .dk en .es gestart. Na een Duitse procedure blijft inbreuk doorgaan voor de .nl-site. Door de toevoeging -multitools.nl is het door gedaagde gebruikte teken niet aan het woordmerk Leatherman gelijk (ex sub a). Ex sub b heeft gedaagde de suggestie gewekt dat zijn onderneming een exclusieve door Leatherman goedgekeurde distributeur van haar producten is, althans dat tussen beide ondernemingen een commerciële band bestaat. Het verweer gericht op de geldige reden kan buiten beschouwing worden gelaten, nu inbreuk ex 2.20 lid 1 onder b BVIE wordt aangenomen. De rechtbank beveelt staking van inbreuk op het merkenrecht vanwege het verwarringsgevaar.

4.6. Door de toevoeging -multitools.nl is het door [gedaagde] gebruikte teken niet aan het woordmerk Leatherman gelijk. De rechtbank komt om die reden niet tot het oordeel dat sprake is van inbreuk in de zin van in subonderdeel a van artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 2 UMVo. Ten aanzien van subonderdeel b van deze artikelen overweegt de rechtbank als volgt. Van inbreuk in de zin van artikelen 2.20 lid 1 sub b BVIE en artikel 9 lid 2 sub b UMVo is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en de onderscheidende kracht van het merk. De vraag of sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk en het teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil. Verwarringsgevaar kan eerder worden aangenomen naar mate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen.

4.7. De rechtbank verstaat Leathermans betoog dat [gedaagde] op verwarring wekkende wijze de suggestie wekt dat sprake is van een bijzondere economische verbondenheid met Leatherman, als een beroep op het bestaan van indirect verwarringsgevaar. Indachtig vorenbedoelde maatstaf kan Leatherman daarin worden gevolgd. Het Benelux- en Uniewoordmerk Leatherman hebben, nu niet anders is gesteld, een normaal onderscheidend vermogen. Het teken leatherman-multitools.nl stemt, beoordeeld naar de totaalindruk, in auditief en visueel in grote mate met deze woordmerken overeen, aangezien het woord ‘leatherman’ geheel in het teken is overgenomen en daarin het eerste bestanddeel vormt waardoor het meer aandacht krijgt dan de daarop volgende bestanddelen ‘multitools’ en de domeinnaamextensie, die bovendien slechts beschrijvend van aard zijn. Voorts zijn de onder het teken leatherman-multitools.nl aangeboden (detailhandels)diensten (soort)gelijk aan de waren en diensten waarvoor de woordmerken zijn geregistreerd, zodat verwarringsgevaar eerder kan worden aangenomen. Gelet op het voorgaande alsook op de onbetwiste omstandigheid dat de woordmerken bekende merken zijn, waardoor deze een ruime beschermingsomvang hebben, is sprake van een zodanige mate van overeenstemming dat de gemiddelde consument van de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven kan menen dat de onder het teken leatherman-multitools.nl aangeboden (detailhandels)diensten afkomstig zijn van een met Leatherman economisch verbonden onderneming.
Door de wijze waarop de onder het teken aangeboden diensten op de website worden gepresenteerd wordt het gevaar voor verwarring alleen maar vergroot: op de website is naast de naam leatherman-multitools.nl het beeldmerk (logo) van Leatherman weergegeven en verder is gebruik gemaakt van een kleurencombinatie waarvan onbestreden is gesteld dat deze aanhaakt bij de kleurencombinatie die herkenbaar door Leatherman wordt gehanteerd. Bij dit alles heeft te gelden dat [gedaagde] de stelling dat hij de suggestie heeft gewekt dat zijn onderneming een exclusieve door Leatherman goedgekeurde distributeur van haar producten is, althans dat tussen beide ondernemingen een commerciële band bestaat, niet heeft bestreden.

4.9. Vooropgesteld wordt dat de aanwezigheid van een geldige reden geen rol speelt bij de vraag of sprake is van inbreuk op grond van subonderdeel b van de artikelen 2.20 lid 1 BVIE en 9 lid 2 UMVo, zodat het verweer [gedaagde] in zoverre niet kan baten. Voor zover het betoog (mede) moet worden beschouwd als een beroep op artikel 2.23 BVIE en de artikelen 12 en 13 UMVo, treft het geen doel. Leatherman verzet zich immers niet tegen het (al dan niet grensoverschrijdend) verhandelen door [gedaagde] van Leatherman-producten die hij van Adola heeft betrokken. Gezien haar stellingen verzet zij zich enkel tegen de wijze waarop [gedaagde] zich daarbij heeft gepresenteerd. Nu [gedaagde] (onder meer) met het gebruik van het teken leatherman-multitools.nl als domein- en handelsnaam voor zijn webwinkel niet alleen de verdere verhandeling van Leatherman-producten aankondigde, maar (ook) de suggestie wekte van het bestaan van een commerciële band met Leatherman, heeft Leatherman terecht gesteld dat geen sprake is van ‘eerlijk gebruik’ in de zin van artikel 2.23 lid 1, slotzin BVIE en artikel 12 lid 2 UMVo. Het brengt voorts mee dat Leatherman een gegronde reden heeft in de zin van artikel 2.23 lid 3 en artikel 13 UMVo, om zich tegen het gewraakte gebruik te verzetten.