Licentieovereenkomst WC-EEND niet altijd opzegbaar op neutrale gronden
Rechtbank Amsterdam 10 december 2014, IEF 15456 (Duck Global Licensing tegen Bolton Nederland)
Uitspraak ingezonden door Wouter Pors, Bird & Bird. Merklicentie. Geschil over beëindiging van de merklicentie voor WC-Eend. Centraal staat de vraag of het arrest Martin y Paz van het Hof van Justitie meebrengt dat een merklicentie voor onbepaalde tijd, welke opzeggingsgronden bevat die zich in het concrete geval niet voordoen, toch op neutrale gronden beëindigd moet kunnen worden. Volgens de rechter volgt niet uit het arrest dat licentieovereenkomsten altijd opzegbaar zijn op neutrale gronden. De vorderingen worden afgewezen.
4.8. Met Bolton is de rechtbank van oordeel dat uit dit arrest niet volgt dat licentieovereenkomsten altijd opzegbaar zijn op neutrale gronden, zoals door Duck Global wordt bepleit. Voor dit oordeel is het volgende redengevend. Het arrest Paz/Depuydt betrof de situatie waarin een merkhouder die had ingestemd met gedeeld gebruik van zijn merk door een derde, aan dat gedeelde gebruik een einde wilde maken. In dit geval stond tussen partijen vast dat de betrekkingen tussen hen nooit door een licentie werden geregeld en hadden de exploitatie en het gebruik van de betreffende merken niet werkelijk de kenmerken van een contractuele band als de licentie. Aan het Hof van Justitie EU was verzocht om in het kader van de vraag naar de beëindiging van de toestemming van de merkhouder, een prejudiciële beslissing te geven met betrekking tot de uitleg van artikel 5 en 8 van de Merkenrichtlijn. Artikel 5 van de Merkenrichtlijn heeft betrekking op de rechten van de merkhouder. 8 Artikel 8 van de Merkenrichtlijn heeft betrekking op de licentie en bepaalt dat de aan het merk verbonden rechten door de merkhouder kunnen worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst, inzake de duur, de vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied of de kwaliteit van de waren of diensten. Het Hofvan Justitie EU heeft het verzoek, voor zover het betrekking had op de uitleg van artikel 8 van de Merkenrichtlijn niet ontvankelijk verklaard. Ten aanzien van artikel 5 van de Merkenrichtlijn overwoog het Hofvan Justitie EU dat die bepaling zich ertegen verzet dat de merkhouder die, in het kader van een gedeeld gebruik met een derde, had ingestemd met het gebruik door deze derde van tekens die gelijk zijn aan zijn merken voor bepaalde waren van de klassen waarvoor deze merken zijn ingeschreven, en die thans niet langer daarmee instemt, elke mogelijkheid wordt ontnomen om het hem door deze merken verleende uitsluitende recht tegen te werpen aan die derde en om dit uitsluitende recht zelf uit te oefenen voor dezelfde waren als die van voornoemde derde. Tevens overwoog het Hof van Justitie EU dat, behoudens de bijzondere gevallen die door de artikelen 8 en volgende van de Merkenrichtlijn worden geregeld, een nationale rechter, in het kader van een geding over de uitoefening van het aan een merk verbonden uitsluitende recht, dit uitsluitende recht niet kan beperken op een wijze die verder gaat dan de beperkingen die voortvloeien uit de artikelen 5 tot en met 7 van de Merkenrichtlijn.
4.9. Ook als ervan wordt uitgegaan dat een licentie een bijzondere vorm van toestemming is in de zin van artikel 5 van de Merkenrichtlijn, betekent dit niet dat de in het arrest Paz/Depuydt ten aanzien van artikel 5 van de Merkenrichtlijn gegeven uitleg ook van toepassing is op de onderhavige licentieovereenkomsten. Deze overeenkomsten zijn namelijk een wezenlijk andere vorm van uitoefening van het recht van de merkhouder dan instemming met het gebruik door een derde in het kader van gedeeld gebruik, omdat het bij de licentieovereenkomsten - anders dan bij instemming in het kader van gedeeld gebruik - gaat om wederkerige overeenkomsten, dus met verplichtingen over en weer, waaronder de vèrplichting van (thans) Bolton om royalty's te betalen aan Duck Global. Daar komt bij dat de licentieovereenkomsten opzeggronden kennen. Het gaat daarbij niet alleen om misdragingen en wanprestatie aan de zijde van Bolton, zoals Duck Global stelt. Ook kan (onder meer) worden opgezegd als in redelijkheid niet meer van Duck Global gevergd kan worden de licentieovereenkomsten voort te zetten. Ook de wet noemt omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat Duck Global niet langer gehouden kan worden aan de licentieovereenkomsten. Het is daarom niet zo dat Duck Global elke mogelijkheid wordt ontnomen om van de licentieovereenkomsten af te komen als zij niet het recht heeft tot opzegging van de licentieovereenkomsten op neutrale gronden. Al deze andere dan neutrale gronden zijn echter in de procedure die heeft geleid tot het vonnis van 18 juli 2012 door Duck Global tevergeefs aangevoerd.
4.10. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat uit het arrest Paz/Depuydt niet volgt dat de licentieovereenkomsten op neutrale gronden opzegbaar zijn. De mogelijkheid van een dergelijke opzegging volgt ook overigens niet uit de Merkenrichtlijn.
