Logistiek dienstverlener en bestuurder behoorden te weten dat zij inbreuk faciliteerden

Rechtbank Den Haag 25 januari 2023, IEF 21271; ECLI:NL:RBDHA:2023:630 (Converse tegen Alpi c.s.) Dit is een eindvonnis in twee procedures, één tussen Converse en Alpi International en één tussen Converse en dertien gedaagden over vermeende inbreuk op Converse-merken. De procedures betreffen de vraag of de gedaagden inbreuk hebben gemaakt op de Converse-merken door schoenen te verhandelen, in te voeren, aan te bieden en/of in voorraad te hebben voorzien van Converse-tekens, met name schoenen van het model Chuck Taylor All Star. In de zaak tussen Converse en Alpi International is in een tussenvonnis van 15 oktober 2014 beslist dat Alpi International (beperkt) merkinbreuk heeft gemaakt op de Converse-merken. Voor de beoordeling of Alpi International merkinbreuken door derden heeft gefaciliteerd, is in de eerste plaats van belang of die derden merkinbreuk hebben gemaakt. In dit vonnis beslist de rechtbank dat 57 zendingen aan schoenen waarop bewijsopdrachten betrekking hadden, inbreuk maken op de Converse-merken. Vervolgens oordeelt de rechtbank dat Alpi International en Bestuurder 1 onrechtmatig hebben gehandeld door die inbreuken te faciliteren. Deze twee gedaagden moeten hebben geweten van de merkinbreuken door een groep van personen die hen opdrachten gaf (de Baccarat-groep) en hebben hen daarbij actief geholpen. Alpi International en Bestuurder 1 hebben ook niet goed voldaan aan het aan hen opgelegde rechterlijk bevel om opgave te doen van alle transacties waarvan zij behoorden te vermoeden dat daarmee inbreuk werd gemaakt op de Converse-merken. Ten aanzien van Alpi Netherlands, Bestuurder 2 en de medewerker kan niet worden vastgesteld dat zij de merkinbreuken op een onrechtmatige manier hebben gefaciliteerd. De vorderingen tegen hen worden daarom afgewezen. 

4.7. In het tussenvonnis van 15 oktober 2014 is Converse toegelaten tot het bewijs dat de opdrachtgevers van Alpi International inbreuk hebben gemaakt op de Converse merken met de schoenen die bij Alpi International in opslag zijn gehouden of waarvoor Alpi International andere logistieke diensten heeft verleend. Vaststelling van die inbreuk is een voorwaarde om tot het oordeel te kunnen komen dat Alpi International merkinbreuken heeft gefaciliteerd.

4.8. De rechtbank heeft in het tussenvonnis van 15 oktober 2014 voorshands bewezen geacht dat 54 zendingen waarvoor Alpi International diensten heeft verleend, inbreuk op de Converse merken maakten. Het gaat daarbij om de 53 zendingen van in totaal 756.123 paar schoenen, genoemd in het IFC-rapport I10 en opgesomd in de pleitnota van Converse van de eerste comparitie van partijen11. Het gaat daarnaast om de zending aangeduid met nummer 14/21013541, tegengehouden door de Roemeense douane vanwege een vermoeden van namaak. Alpi International heeft geen bewijs aangedragen om dit bewijsvermoeden te ontkrachten, zodat de rechtbank nu als vaststaand aanneemt dat deze 54 zendingen schoenen betreffen die inbreuk maken op de Converse-merken.

4.9. Ten aanzien van de drie zendingen waarvoor het bewijs van inbreuk aan Converse is opgedragen (zie 4.40 tot en met 4.43 van het tussenvonnis van 15 oktober 2014), stelt de rechtbank vast dat het ook om schoenen gaat die inbreuk maken op de Converse-merken, zodat sprake is van inbreuk op die merken. De rechtbank overweegt daartoe als volgt. 

4.10. In de eerste plaats is de deskundige tot de conclusie gekomen dat de schoenen uit de betreffende drie zendingen namaak Converse-schoenen zijn. De rechtbank acht zijn onderzoek voldoende betrouwbaar om zijn conclusies bij de bewijswaardering te betrekken en daaraan een aanzienlijke bewijswaarde te hechten.

4.15. De feitelijke uitkomsten van het onderzoek in fase 2 betekenen ook niet dat een echtheidsonderzoek aan de hand van de AD serial numbers en de gegevens uit de Avery Dennison databank, geen betrouwbare resultaten oplevert. Van de 30 controle-monsters die in fase 2 zijn onderzocht, corresponderen 27 paar met de gegevens in de Avery Dennison databank. Uit het deskundigenrapport komt naar voren dat de drie paren die niet correspondeerden met die databank, in het geheel geen AD serial number op het tonglabel hadden, maar alleen een QR-code. Volgens de deskundige heeft Converse daarover desgevraagd verklaard dat er een proef is geweest waarbij alleen een QR-code met echtheidskenmerken werd toegepast. Het bestaan van Converse schoenen zonder een AD serial number is weliswaar niet voorafgaand aan het onderzoek door Converse aan de deskundige gemeld, maar dat doet onvoldoende af aan de conclusies over de in beslag genomen schoenen. Het betreft een afwijking waarvoor een geloofwaardige verklaring is gegeven, waarbij het pilot-karakter kan verklaren waarom er geen informatie over is gegeven aan de deskundige. Deze drie gevallen betreffen niet de situatie dat een AD serial number op een tonglabel van een authentiek Converse schoen niet overeenkomt met de data uit de Avery Dennison databank. Uit het onderzoek in fase 2 blijkt dat de 27 paar schoenen die wel een AD serial number hadden, ook daadwerkelijk correspondeerden met de gegevens in de Avery Dennison databank. De rechtbank beschouwt dat als voldoende om er van uit te kunnen gaan dat het AD serial number en de Avery Dennison databank betrouwbaar is.

4.18. Gelet op de hiervoor beschreven omstandigheden, acht de rechtbank het onderzoek door de deskundige voldoende betrouwbaar om de door hem getrokken conclusies te kunnen dragen. De rechtbank kent bij de bewijswaardering dan ook aanzienlijk gewicht toe aan de conclusie van de deskundige dat de schoenen in de drie zendingen inbreukmakende Converse schoenen zijn, omdat zij zijn nagemaakt. Daar komt bij dat van een incident in dit geval geen sprake lijkt. Alpi International transporteerde voor de Baccarat-groep en afnemers Ressokd en Pelham in de periode 2009-2011 grote hoeveelheden schoenen voorzien van Converse-tekens. Van 54 andere zendingen is hiervoor al vastgesteld dat het om merkinbreuk ging. Bij die zendingen betrof het telkens schoenen afkomstig uit het Verre Oosten, die in opdracht van de Baccarat-groep naar Alpi International werden vervoerd. Ook in procedures in België en Italië is vastgesteld dat de Baccarat-groep handelde in namaak Converse schoenen. Op basis van dit een en ander stelt de rechtbank daarom vast dat ook de bij Alpi International in beslag genomen zending en de twee zendingen die in Italië in beslag zijn genomen, schoenen betreffen die inbreuk maken op de Converse-merken. Converse heeft daarmee voldaan aan de bewijsopdracht.

4.22. De rechtbank is van oordeel dat Alpi International de verhandeling van namaak Converse schoenen op onrechtmatige wijze heeft gefaciliteerd. Alpi International vervulde een actieve rol bij het faciliteren van de merkinbreuk, het zorgen dat die niet werd ontdekt en het verkrijgen van vertrouwelijke informatie om te zorgen dat de namaakschoenen nog beter op echte Converse schoenen zouden lijken. De rechtbank neemt daarbij met name de volgende omstandigheden in aanmerking.

4.24. Alpi International heeft die zorgvuldigheidsnorm geschonden. Zij heeft tussen 4 februari 2009 en september 2010 allerlei diensten verricht voor de Baccarat-groep die meer omvatten dan zuiver logistieke diensten, waarmee zij actief bijdroeg aan de merk-inbreuken en/of het vermijden van ontdekking daarvan. Voorzover het daarbij gaat om gedragingen van [Bestuurder 1] , rekent de rechtbank die toe aan Alpi International omdat [Bestuurder 1] die gedragingen uitvoerde als bestuurder van Alpi International jegens klanten van Alpi International, bij de normale bedrijfsuitvoering van Alpi International.

4.31. Alpi Netherlands is ondernemingsactiviteiten gaan uitoefenen vanaf 29 oktober 2010. [Bestuurder 1] heeft daaraan leiding gegeven en is bij de oprichting in januari 2011 bestuurder van Alpi Netherlands geworden. In die hoedanigheid is zijn kennis over de Baccarat-groep eveneens toe te rekenen aan deze nieuwe rechtspersoon, die de ondernemingsactiviteiten van Alpi International heeft voortgezet. De rechtbank kan echter niet vaststellen dat Alpi Netherlands diensten heeft verleend aan de Baccarat-groep en daarbij actief heeft bijgedragen aan merk-inbreuken door die groep. De door de rechtbank feitelijk vastgestelde actieve handelingen van [Bestuurder 1] ten bate van de Baccarat-groep, hebben allemaal plaats gevonden tot de beslaglegging op 24 september 2010. Dat was dus in de periode dat Alpi International nog de onderneming dreef, zodat dat handelen van [Bestuurder 1] (zoals hiervoor is overwogen) wordt toegerekend aan Alpi International.

4.32. Converse stelt dat Alpi Netherlands ook merkinbreuken heeft gefaciliteerd voor Dieseel, MSK en/of Wegetrans en wijst daarbij op producties EP94 tot en met EP101. Op dezelfde gronden als hiervoor is overwogen met betrekking tot Alpi International (zie 4.27), kan ook niet worden vastgesteld dat Alpi Netherlands onrechtmatig heeft gehandeld bij haar dienstverlening ten behoeve van deze derden. Uit de door Converse overgelegde stukken blijkt niet dat Alpi Netherlands op de hoogte was of redelijkerwijs behoorde te zijn van de inbreuken op de Converse merken door Dieseel en/of MSK.

4.33. Volgens Converse is Alpi Netherlands rechtsopvolger onder algemene titel van Alpi International. Alpi Netherlands heeft aan de hand van producties over de oprichting van Alpi Netherlands, motivering van de doelstelling daarvan ( [Bestuurder 2] aandeelhouder kunnen maken van de Nederlandse activiteiten van de Alpi-groep) en informatie over de activatransactie tussen beide vennootschappen, gemotiveerd bestreden dat Alpi Netherlands rechtsopvolger van Alpi International onder algemene titel is of dat zij de schulden van Alpi International heeft overgenomen. Verder is Alpi Netherlands als afzonderlijke rechtspersoon in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden van Alpi International. Daarvoor is niet voldoende dat zij de onderneming van Alpi International heeft voortgezet. De door Converse gevorderde verklaring voor recht dat Alpi Netherlands vanwege bedrijfsopvolging aansprakelijk is voor de schade van Converse naast Alpi International, is dus niet toewijsbaar.

4.38. De rechtbank heeft hiervoor geoordeeld dat Alpi International onrechtmatig heeft gehandeld door het faciliteren van merkinbreuk. Uit die beoordeling blijkt dat daarbij de aan Alpi International toe te rekenen actieve handelingen van [Bestuurder 1] doorslaggevend waren. Daarom is het verweer van [Bestuurder 1] dat hij zich niet bewust is geweest van onrechtmatig handelen door Alpi International, niet houdbaar. [Bestuurder 1] wist of behoorde te begrijpen dat hij namens Alpi International meewerkte aan grootschalige inbreuk door de Baccarat-groep op de Converse-merken. Hij had als bestuurder en leidinggevende van Alpi International de keuze om de merkinbreuken door de Baccarat-groep niet actief te bevorderen. Dat geldt met name bij het geven van adviezen aan leden van de Baccarat-groep over de strategie in hun conflict met Converse en bij het meewerken aan het achterhalen van echtheidskenmerken door een detective die zich zou uitgeven voor een onderzoeker. [Bestuurder 1] heeft gehandeld in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt jegens Converse, door zijn persoonlijke actieve rol bij die facilitering. Daarvan kan hem een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt. [Bestuurder 1] is derhalve aansprakelijk voor de schade die Converse heeft geleden ten gevolge van dit onrechtmatig handelen.