"Magic Minerals by Jerome Alexander" en "Mineral Magic" geen gelijke tekens, afwijzing oppositie rechtmatig

Gerecht EU 15 oktober 2018, IEF 18095; IEFbe 2787; ECLI:EU:T:2018:679 (John Mills tegen Jerome Alexander Consulting) Merkenrecht. John Mills heeft bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend voor het woordteken "Mineral Magic". De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken: Amerikaans woordmerk "Magic Minerals by Jerome Alexander" ter aanduiding van gezichtspoeder dat mineralen bevat en het niet-ingeschreven Amerikaans woordmerk "Magic Minerals" ter aanduiding van cosmetica. Oppositie is afgewezen. De eerste kamer van beroep EUIPO heeft de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd op grond van art. 8 lid 3 verordening 207/2009. De tekens hebben namelijk een frappante gelijkenis. Dat het USPTO geen bezwaar had gemaakt tegen inschrijving van het merk "Magic Minerals by Jerome Alexander", ondanks het bestaan van Mineral Magic Cosmetics, impliceerde niet noodzakelijk dat er geen enkel verwarringsgevaar tussen de merken bestond. Art. 8 lid 3 verordening 207/2009 kan echter alleen toepassing vinden als het merk van de houder en het door zijn gemachtigde of vertegenwoordiger aangevraagde merk gelijk zijn en niet slechts overeenstemmen. In casu is duidelijk dat de conflicterende tekens niet gelijk zijn, zoals elke partij erkent. De beslissing van het EUIPO wordt vernietigd. 

37. Uit het voorgaande volgt dat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 volgens de Uniewetgever slechts toepassing kan vinden als het merk van de houder en het door zijn gemachtigde of vertegenwoordiger aangevraagde merk gelijk zijn en niet slechts overeenstemmen.

38. In die context is het nuttig eraan te herinneren dat, aangaande het niveau dat is vereist opdat twee tekens als gelijk zouden kunnen worden beschouwd, uit de rechtspraak volgt dat een teken gelijk is aan een ander wanneer het, zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen, waarbij deze laatste slechts zelden de mogelijkheid heeft tekens rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven [arrest van 3 december 2015, TrekStor/BHIM – Scanlab (iDrive), T‑105/14, niet gepubliceerd, EU:T:2015:924, punt 62].

39.  In dezelfde zin dient te worden benadrukt dat de vraag of tekens gelijk zijn, op een meer indirecte manier ook is onderzocht in het kader van de beoordeling van het normale gebruik van een merk. Artikel 15 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 18 van verordening 2017/1001) bepaalt dat het gebruik van het merk in een vorm die afwijkt van de vorm waarin het is ingeschreven, eveneens als gebruik wordt beschouwd wanneer de elementen die verschillen het onderscheidend vermogen van het merk niet wijzigen, ongeacht of het merk in de gebruikte vorm op naam van de houder ervan is ingeschreven. Deze bepaling beoogt de houder toe te staan om variaties aan het teken aan te brengen waardoor het, zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd, beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten. Het verschil tussen de tekens moet evenwel betrekking hebben op verwaarloosbare punten en de tekens, zoals deze zijn gebruikt en ingeschreven, moeten globaal equivalent zijn [zie in die zin arrest van 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/BHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, EU:T:2006:65, punt 50].

40. Bepaald dient dus te worden of de conflicterende tekens gelijk zijn in de zin van het in punt 38 hierboven aangehaalde arrest van 3 december 2015, iDrive (T‑105/14, niet gepubliceerd, EU:T:2015:924), op basis van de criteria die zijn vastgesteld in het in punt 39 hierboven aangehaalde arrest van 23 februari 2006, BAINBRIDGE (T‑194/03, EU:T:2006:65).

41. In dat verband volgt uit punt 33 van de bestreden beslissing dat de kamer van beroep van oordeel was dat het aangevraagde merk verschilde van het oudere merk doordat de volgorde van de woorden „mineral” en „magic” was omgedraaid en het noch de letter „s” noch de uitdrukking „by jerome alexander” bevatte, en dat de conflicterende tekens op die grond moesten worden geacht overeen te stemmen. Met deze conclusie moet worden ingestemd. Het is immers duidelijk dat de conflicterende tekens in casu niet gelijk zijn, zoals overigens elke partij in de schriftelijke stukken erkent. Dat de tekens niet gelijk zijn, is voorts zo duidelijk dat deze conclusie zich doet gelden ongeacht het verschil in perceptie die de betrokken gemiddelde consument kan hebben naargelang het grondgebied waarop hij is gevestigd.

42. Aangezien de conflicterende tekens niet gelijk zijn, dient dus te worden geoordeeld dat de kamer van beroep ten onrechte van oordeel was dat zij zich op artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 kon baseren om de inschrijving van het aangevraagde merk te weigeren.