Merkenrecht komt toe aan Sharpsight

Hof Den Haag 22 december 2020, IEF19679, LS&R 1898; C/09/575985 KG ZA 19-581 (Sharpsight tegen Medical Workshop) Zie ook [IEF 18761] en [IEF 18810]. Medical Workshop is een totaalleverancier op het gebied van de oogheelkunde. Sharpsight houdt zich bezig met het ontwerpen en vermarkten van optische apparaten. Arluso is bestuurder en enig aandeelhouder van Sharpsight. A. Gonçalves is bestuurder van Arluso. Gonçalves is oogarts en houder van een aantal octrooien in verband met oogheelkunde. Het octrooi ziet op een hulpmiddel voor het vereenvoudigen van intra-vitreale injecties. Op basis van de Licentieovereenkomst heeft Medical Workshop het alleenrecht gekregen het product te produceren en verkopen. Medical Workshop is daarnaast houdster van het Uniewoordmerk INVITRIA en is van plan om na afloop van de licentieovereenkomst de naam Invitria te gaan gebruiken voor andere producten.

Medical Workshop vordert gedaagde te bevelen ieder gebruik van merk Invitria te staken. In de bodemprocedure staat centraal wie van partijen de naam Invitria mag gebruiken. De vordering van Medical Workshop werd door de voorzieningenrechter afgewezen. Hiertegen richten zich de grieven. Geoordeeld wordt dat redelijkerwijs geen andere zin aan de licentieovereenkomst kan worden toegekend dan dat het product en de naam Invitria aan elkaar verbonden zijn en dat de naam niet los kan worden gezien van het product, zodat Sharpsight de naam voor het product mag blijven gebruiken.

5.4. Het hof is van oordeel dat in het midden kan blijven wie auteurs- en/of merkrechthebbende is op de naam Invitria. Zelfs indien het hof er veronderstellenderwijs van uit zou gaan dat Medical Workshop auteurs- en/of merkrechthebbende is, leidt dat immers niet tot toewijzing van de vorderingen van Medical Workshop. Daarvoor is het volgende redengevend. 

 5.5. Partijen hebben de Licentieovereenkomst gesloten op het moment dat een productielijn en distributienetwerk voor de verkoop van het Product nog opgezet en ontwikkeld moesten worden. Het was dus een nieuw product, dat in de Licentieovereenkomst werd aangeduid met de naam Invitria. Wie de intellectuele eigendomsrechten op deze naam had en wat er na beëindiging van de Licentieovereenkomst met deze naam moest gebeuren, vermeldt de Licentieovereenkomst niet. Anders dan Medical Workshop betoogt, betekent dit niet dat niet aan de hand van de Licentieovereenkomst kan worden vastgesteld wie na het einde van die overeenkomst het recht op het verder gebruik van die naam toekomt. Bij de uitleg van de Licentieovereenkomst komt het immers niet alleen aan op de bewoordingen van de overeenkomst, maar ook op de zin die partijen over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. In dit verband acht het hof van belang dat in de Licentieovereenkomst de naam Invitria wordt vereenzelvigd met het Product. Ook in de correspondentie tussen partijen worden het Product en de naam Invitria met elkaar vereenzelvigd (zie bijvoorbeeld r.o. 2.10). Daarnaast werd het Product als de “Gonçalves Invitrea" en vervolgens als de “Gonçalves Invitria” in de markt geïntroduceerd (zie de aankondigingen in het blad Scope en de flyer, r.o. 2.8). Ook in marketinguitingen ten behoeve van het Product werden de naam Invitrea/Invitria en het Product dus met elkaar vereenzelvigd. Daarbij komt dat de merkinschrijving, gelet op de zeer specifieke warenaanduiding, uitdrukkelijk is bedoeld voor het Product. 

5.6. Gelet op de hiervoor omschreven vereenzelviging van Product en productnaam in de Licentieovereenkomst, de correspondentie tussen partijen en de marketing van het Product, mocht Sharpsight er naar het voorlopig oordeel van het hof in redelijkheid op vertrouwen dat zij na het einde van de Licentieovereenkomst de naam Invitria voor het Product zou kunnen blijven gebruiken en dat Medical Workshop zich zou onthouden van het gebruik van deze (of daarmee overeenstemmende) naam voor het Product en daaraan (soort)gelijke producten. Dit moet ook duidelijk zijn geweest voor Medical Workshop. Afnemers kenden het Product immers onder geen andere aanduiding dan “de Invitria”. Gebruik van de naam Invitria (of een daarmee overeenstemmende naam) voor andere, aan het Product (soort)gelijke, producten, zou daarom onvermijdelijk leiden tot onwenselijke verwarring bij afnemers. Aangezien het Product onder octrooibescherming is gesteld zou Medical Workshop na afloop van de overeenkomst het Product niet meer mogen (doen) vervaardigen en verder verhandelen, terwijl Sharpsight c.s. dat recht wel zou hebben en er daarom belang bij zou hebben dit te doen onder de enige naam waaronder het Product bij afnemers bekend is geraakt. Naar het oordeel van het hof is in de gegeven omstandigheden derhalve voorshands aannemelijk dat partijen de bedoeling hadden dat Sharpsight c.s. de naam Invitria en/of daarmee overeenstemmende namen na het einde van de Licentieovereenkomst kon blijven gebruiken voor het Product en dat Medical Workshop zich zou onthouden van het gebruik van deze naam, of een daarmee overeenstemmende naam, voor het Product of daaraan (soort)gelijke producten.