Merkgebruik middels celebrity endorsements

Vzr. Rechtbank Den Haag 7 maart 2013, zaaknr. C/09/436173 / KG ZA 13-102 (Advance Magazine Publishers en Condé Nast Publications tegen Remark en Booking The Stars B.V.)

Merkenrecht. Contractenrecht. Celebrity endorsement en merkgebruik. Toerekenbaarheid van uitingen.

Advance Magazine is een uitgeverij met dochter Condé die sinds 1892 VOGUE uitgeeft. Advance is houdster van verschillende woord- en beeldmerken. Remark drijft een groothandel in lichamelijke verzorging. Eén van haar merken / handelsnaam is VOGUE (COSMETICS) Exclusive. Booking the Stars is een boekingsbureau voor onder meer presentatoren en artiesten voor uiteenlopende evenementen en biedt ook zogeheten celebrity endorsement, waarbij een bekend persoon wordt gekoppeld aan een merk of product teneinde promotie te maken voor het merk of product.

“Vogue is voor mij, eh .. , dat is begonnen voor mij als een magazine. Zo ken ik Vogue. Ik hou gewoon heel erg veel van fashion, van mode, ik lees Vogue van voor naar achter van achter naar voor en daarnaast straalt dat echt uit wat ik eigenlijk ook een beetje probeer te zijn. En dat komt met het merk Vogue Exclusive heel erg naar voren ook. Het is gewoon een heel mooi en heel... het is gewoon een heel mooi merk.”

In maart 2012 heeft Advance geconstateerd dat Remark X als celebrity endorser heeft ingeschakeld voor de promotie van haar lijn VOGUE Exclusive. Advance heeft Remark gemeld dat zij artikel 2 van de overeenkomst schendt doordat de celebrity endorser van VOGUE Exclusive verwijst naar het tijdschrift van VOGUE Magazine, zie onder meer bovenstaand citaat.

Advance legt aan haar vordering tot een verbod op schending van de overeenkomst ten grondslag dat Remark handelt in strijd met de verplichtingen voortvloeiend uit artikel 2 van de overeenkomst en dat de uitingen van Booking the Stars en
X zijn verricht in het kader van hun celebrity endorsement overeenkomst met Remark, zodat deze uitingen aan Remark zijn toe te rekenen op grond van artikel 6:172 BW. Uitingen die Booking the Stars in opdracht van Remark heeft verricht zijn daarom op grond van de overeenkomst aan Remark toerekenbaar.

Remark dient schending van overkomst te staken, door het persbericht rondom Vogue Exclusive en de promotiefilm niet te gebruiken. Remark dient tevens inbreuk op het merk VOGUE (PROMOTIONS) te staken en gestaakt te houden.

Wanprestatie / Promotiefilm
5.8. Het verweer van Remark dat uit de promotiefilm duidelijk blijkt dat er reclame wordt gemaakt voor producten van Remark, omdat de directeur van Remark in de promotiefilm in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van Remark vertelt over de cosmeticaproducten van het merk VOGUE, slaagt evenmin. Naar voorlopig oordeel brengt die omstandigheid niet mee dat Remark refereert aan het tijdschrift VOGUE op een wijze die toegestaan is op grond van artikel 2 van de overeenkomst. Dat artikel bepaalt dat Remark niet mag refereren aan het tijdschrift VOGUE en een redelijke uitleg van de overeenkomst brengt mee dat die bepaling ook uitingen omvat waarin het merk VOGUE van Remark en haar producten worden genoemd of getoond.

Wanprestatie / Advertentie Grazia, Radiocommercial
5.10. Advance heeft ter onderbouwing van deze stelling aangevoerd dat het onderwerp mode sinds jaar en dag centraal staat in het tijdschrift VOGUE en dat het tijdschrift VOGUE zeer invloedrijk is in de mode wereld, zodat door gebruik van het merk VOGUE op een manier dat het relevante publiek een verband legt met mode, indirect wordt verwezen naar het tijdschrift VOGUE. Naar voorlopig oordeel is dit onjuist. Uit de tekst van de overeenkomst volgt dat het Remark niet is toegestaan direct of indirect te verwijzen naar het tijdschrift VOGUE en andere publicaties van Advance. Het is voorshands niet aannemelijk geworden dat het de bedoeling van de bij de totstandkoming van de overeenkomst betrokken partijen is geweest dat Henkel (en daarmee nu Remark) zich ook verplichtte niet te verwijzen naar de belangrijkste onderwerpen die in die publicaties aan bod komen of dat Advance artikel 2 van de overeenkomst in redelijkheid zo ruim mocht begrijpen. Had Advance dit bedoeld, dan had het op haar weg gelegen dit expliciet op te nemen in de overeenkomst. Daarbij is van belang dat huidverzorgings- en parfumproducten enerzijds en mode anderzijds dicht tegen elkaar gelegen markten zijn. Het voorgaande betekent dat, anders dan Advance meent, het Remark in beginsel vrijstaat het woord ‘mode’, ‘fashion’, of mode-gerelateerde termen te gebruiken, te refereren aan het onderwerp mode en te verwijzen naar een mode- of stijlicoon ten behoeve van de marketing van haar producten, zolang zij daarbij niet verwijst naar Advance of haar publicaties.

I.a Wanprestie Remark door uitingen Booking the Stars?
5.11. Naar voorlopig oordeel brengt een redelijke uitleg van de overeenkomst mee dat uitingen van derden die in opdracht van Remark promotie maken voor de producten van Remark ook onder de verplichtingen van Remark op grond van de overeenkomst vallen. Immers, de overeenkomst zou een dode letter worden als de verplichtingen van Remark geen schendingen van de overeenkomst zouden omvatten, uitgevoerd door derden in haar opdracht. Uitingen die Booking the Stars in opdracht van Remark heeft verricht zijn daarom op grond van de overeenkomst aan Remark toerekenbaar. De voorzieningenrechter zal daarom nagaan in hoeverre de uitingen van Booking the Stars in opdracht van Remark zijn verricht en, zo ja, of die uitingen in strijd zijn met de overeenkomst. Het beroep van Advance op artikel 6:172 BW is hierbij niet van toepassing, alleen al omdat dat ziet op aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden van vertegenwoordigers, niet op wanprestatie.

I.b Wanprestatie Remark door uitingen X?
5.16 (...) Daarvoor is echter voorshands oordelend wel vereist dat het om uitingen gaat waarbij het voor het publiek duidelijk is dat X die in haar hoedanigheid van het gezicht van VOGUE Exclusive naar buiten brengt, of dat het publiek haar uitsluitend of in de eerste plaats ziet als het gezicht van VOGUE Exclusive en niet meer in de eerste plaats als actrice, presentatrice, model of ontwerpster. In de bewuste uitingen wordt er niet op gewezen dat X ‘het gezicht van’ VOGUE Exclusive is. Voorts is niet aannemelijk geworden dat het publiekX bij al haar uitingen in de eerste plaats als het gezicht van VOGUE Exclusive beschouwt. Onder deze omstandigheden kan niet gezegd worden dat Remark - bij monde van X - heeft verwezen naar het tijdschrift VOGUE en kunnen deze uitingen van X op sociale media niet aan Remark worden toegerekend.

I.c Tussenconclusie wanprestatie Remark
II. Onrechtmatige daad Booking the Stars en X
5.21. Advance heeft zich voorts op het standpunt gesteld dat Booking the Stars en X onrechtmatig jegens haar handelen, door zich niet te houden aan de overeenkomst. Booking the Stars en X zijn echter niet aan de overeenkomst gebonden. Van onrechtmatig handelen door bewust mee te werken aan schending van de overeenkomst door Remark is voorshands oordelend evenmin sprake. Uit het voorgaande volgt dat uitsluitend het persbericht ‘lancering VOGUE Exclusive’ en de promotiefilm schendingen van de overeenkomst vormen. Booking the Stars en X hebben deze uitingen verricht, danwel daaraan bijgedragen, voordat Advance hen had gewezen op de overeenkomst, zodat niet aannemelijk is dat zij bewust meewerkten aan schending van de overeenkomst door Remark.

III. Merkinbreuk
5.28. Nu Remark merkinbreuk maakt door de openbaarmaking van de promotiefilm en het persbericht ‘lancering VOGUE Exclusive, is het door Advance gevorderde merkinbreukverbod ten aanzien van Remark toewijsbaar.
5.29. Booking the Stars enX hebben geen inbreuk gemaakt op merkrechten van Advance. Daarom faalt ook het beroep van Advance op artikel 6:172 BW (of 6:171 BW). Die artikelen vereisen immers een ‘fout’ van Booking the Stars en/of X, die dan tevens een onrechtmatige daad van Remark zou kunnen vormen. Van een fout in de zin van deze bepalingen door Booking the Stars en/of X is bij gebreke van een merkinbreuk echter geen sprake.