Merkinbreuk door in gevaar brengen herkomstfunctie Steca Elektronik

Rechtbank Den Haag 19 juni 2019, IEF 18558; ECLI:NL:RBDHA:2019:6239 (Steca Elektronik tegen Evo-Energie) Intellectuele eigendom. Merkinbreuk. Verbod. Nevenvorderingen. Eiser Steca Elektronik is een internationaal bedrijf gespecialiseerd in zonne-energiesystemen. Gedaagde Evo-Energie verkoopt en installeert producten op het gebied van duurzame energie. Steca Elektronik vordert Evo-Energie iedere inbreuk op de merken van Steca Elektronik binnen de Europese Unie te staken. Dit wordt toegewezen. De stelling dat Evo-Energie de producten al voor de publicatie van de inschrijving van het Solsum-merk had ingekocht, is onvoldoende om een verbod op grond van artikel 9 lid 2 sub a UMVo in de weg te staan. Het argument dat Evo-Energie de merken niet zelf op de laadregelaars heeft aangebracht, betekent niet dat zij door het aanbieden en verhandelen van die waren geen gebruik maakt van de merken zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 UMVo. Door de wijze waarop Evo-Energie de merken heeft gebruikt, aangebracht, dan wel vermeld, wordt de herkomst-functie van de merken in gevaar gebracht.

4.3. Evo-Energie heeft ten aanzien van het Solsum-merk aangevoerd dat dit merk nog niet was ingeschreven toen zij de Fangpusun-laadregelaars in 2013 in China inkocht. Op grond van artikel 11 lid 1 UMVo kan tegenover derden een beroep worden gedaan op een Uniemerk vanaf de datum van publicatie van de inschrijving van het merk. Zoals door Evo-Energie gesteld en door Steca Elektronik niet betwist, heeft de publicatie van de inschrijving van het Solsum-merk op 15 juni 2016 plaatsgevonden. Vanaf die datum kan Steca Elektronik derhalve een beroep doen op de aan dat merk verbonden rechten. Steca Elektronik baseert haar inbreukvordering op gebruik van het merk door Evo-Energie in 2017, derhalve na die datum. De enkele stelling van Evo-Energie dat zij de producten al voor de publicatie van de inschrijving van het Solsum-merk had ingekocht, is onvoldoende voor het oordeel dat haar het gebruik van dat merk na die publicatie niet kan worden verboden op grond van artikel 9 lid 2 sub a UMVo. Het verweer van Evo-Energie wordt dan ook verworpen.

4.8. Dat Evo-Energie de Merken niet zelf op de laadregelaars heeft aangebracht, zoals zij heeft aangevoerd, staat er niet aan in de weg dat zij door het aanbieden en verhandelen van die waren gebruik maakt van de Merken zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 UMVo. Of en in hoeverre Evo-Energie zich bewust was van het gebruik van de Merken is evenmin relevant voor de vraag of sprake is van merkinbreuk. Die vraag komt eerst aan de orde bij de beoordeling van de vorderingen van Steca Elektronik betreffende schadevergoeding en winstafdracht (zie hierna onder 4.18).

4.10. Evo-Energie heeft nog aangevoerd dat op de producten zelf en in de beschrijving op internet (ook) de naam Fangpusun is gebruikt. Zij stelt dat het publiek goed onderscheid kan maken tussen Fangpusun enerzijds en Steca Elektronik dan wel de Merken anderzijds. Zij stelt voorts dat geen risico bestaat op afbreuk aan de functies van de Merken. Dit verweer van Evo-Energie wordt verworpen. De wijze waarop zij de Merken heeft gebruikt, aangebracht op de laadregelaars, dan wel vermeld in de aanbieding daarvan op internet op afbeeldingen en in de tekst onder het kopje “Fabrikant”, is zodanig dat consumenten dit kunnen opvatten als een aanduiding van de herkomst van de laadregelaars. Dat ook de naam Fangpusun (en Beaut) is gebruikt, maakt niet dat consumenten niet zouden kunnen denken dat de laadregelaars afkomstig zijn van Steca Elektronik of een aan haar gelieerde onderneming. Daarmee wordt elk geval de zogenoemde (wezenlijke) herkomst-functie van de Merken in gevaar gebracht, zodat sprake is merkinbreuk.